확인대상표장은 디자인으로서 뿐만 아니라 상표로서도 사용되었고, 그 표장이 이 사건 등록상표와 유사하며, 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하므로, 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 사례 

l 사건 개요

원고는 피고가 배선덕트에 사용하는 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 “확인대상표장은 배선덕트의 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 출처표시 또는 식별표지로 사용된 것은 아니다.”는 이유로 이를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 환송 전 법원은 “확인대상표장이 피고가 판매하는 배선덕트의 출처표시 기능까지 갖는다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.”라고 판단하여 원고의 청구를 기각하는 환송 전 판결을 선고하였다. 이에 원고는 대법원에 상고하였고, 대법원은 “확인대상표장은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 상표로서 사용되었다.”는 이유로 환송 전 판결을 파기하였다.

l 판시 요지

디자인과 상표는 배타적⋅선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조). 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지·저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조). 
등록상표가 표시된 원고의 상품이 사용⋅공급된 기간, 등록상표에 대한 광고의 내용⋅기간과 규모, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 등록상표는 피고가 확인대상표장을 사용한 2017년경 당시 수요자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있고, 확인대상표장은 배선덕트에서 디자인으로서 뿐만 아니라 상표로서도 사용되었고, 그 표장이 이 사건 등록상표와 유사하며, 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.