제출된 증거만으로는 선행디자인 1, 2가 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 것으로 볼 수 없고, 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하지 않는다고 본 사례 

l 사건 개요

등록디자인의 디자인권자인 피고는 2019. 10. 4. 원고를 상대로 특허심판원 2019당3106호로 원고의 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 2020. 8. 24. ‘확인대상디자인과 등록디자인은 디자인의 대상이 되는 물품이 동일하고, 전체적으로 느껴지는 심미감도 유사하므로, 양자는 유사한 디자인이어서 확인대상디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다’는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

등록디자인의 출원일은 2012. 2. 8.이고, 등록일은 2013. 3. 20.이다.

l 판시 요지

이 사건의 쟁점은 원고가 특정한 선행디자인들이 등록지다인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 것으로 볼 수 있는지 여부이다.

1) 선행디자인 1의 공지 여부

홍콩의 H유한공사(이하 ‘H’라 한다)는 2010. 1. 22. 설립된 회사로, H가 작성한 것으로 보이는 금형보관서(模具保管书)에는 그 작성일자가 2010. 4. 25.로 기재되어 있고, 브라켓 제품들의 금형을 2010. 3. 20. 생산하였다는 취지의 내용이 기재되어 있다. 또한, H가 작성한 것으로 보이는 브라켓 도면에도 그 작성일자가 2010. 3. 20.로 기재되어 있다.

그러나 위 금형보관서 및 각 도면의 내용을 뒷받침할 다른 객관적인 자료가 없고, 특히 위 도면은 제품명이나 도면 번호 등이 기재되어 있지 않은데, 이는 관련 업계의 통상적인 도면 작성 ․관리 관행에 비추어 이례적인 점을 고려하면, 위 금형보관서 및 도면의 내용을 그대로 믿기 어렵다.

따라서 선행디자인 1이 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다 보기 어렵다. H가 브라켓 제품을 등록디자인의 출원 전에 생산․판매했다 볼만한 증거자료도 없다.

2) 선행디자인 2의 공지 여부

중국의 OO금속제품 유한회사(이하 ‘OO금속’이라 한다)는 2010. 1. 13. 설립된 회사인 바, OO금속이 작성한 것으로 보이는 2021. 8. 5.자 확인서에는 OO금속이 2011년 초 개발을 시작하여 2011. 7.경 도면을 완성하고 금형을 제작하여 시제품을 만들고 2011. 12.경부터 양산 시작한 제품이 2011. 12.경 중국의 인터넷 전자상거래사이트 알리바바에 제품등록을 마치고 그때부터 전세계에 판매되고 있다는 취지의 내용이 기재되어 있다. 또한, OO금속이 작성한 것으로 보이는 금형보관서에는 그 작성일자가 2011. 8. 25.로 기재되어 있고, 금형을 2011. 7. 10. 생산하였다는 취지로 기재되어 있다.

그러나 위 확인서 및 금형보관서의 내용을 뒷받침할 다른 객관적인 자료가 없고, 다음과 같은 가)~다)를 보태어 보면, 선행디자인 2가 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어렵다.

가)   OO금속이 피고에게 보낸 2011. 9. 6.자 견적서에 등록디자인과 유사한 것으로 보이는 도면 사진(이하 ‘견적서 사진’이라 한다)이 포함되어 있는데, 견적서 사진은 피고가 2011. 8. 30. 작성한 도면과 동일한 것으로 보인다. OO금속은 위 견적서에 포함되어 있는 다른 제품에 대해 금형대금을 따로 요구하지는 않았는데, 견적서 사진의 제품에 대해서는 별도의 금형대금을 요구한 것에 미루어 보아, 견적서 사진의 제품은 OO금속이 기존에 생산해 온 제품이 아니라 피고의 요청에 따라 비로소 생산하려는 것으로 보인다. 즉 견적서 사진은 피고가 생산위탁을 의뢰하기 위하여 OO금속에게 보낸 위 2011. 8. 30.자 도면에 기한 것으로 보인다.

나)   원고가 제출한 OO금속의 (설계도면과 수치에서 조금 차이가 있을 뿐 실질적으로 동일한 디자인인) 수정 도면의 최종 수정일자는 2011. 12. 15.인 반면, 피고가 제출한 수정 도면의 최종 수정일자는 2011. 12. 13.로서 더 빠르다는 점, 원고가 제출한 OO금속의 설계도면 및 2011. 12. 15.자 수정도면은 등록디자인의 등록공보상 도면과 거의 동일하고 피고의 2011. 12. 13.자 도면과도 매우 유사하다는 점, OO금속의 2012년 카탈로그에 위 다른 제품은 소개되어 있는 반면 견적서 사진 내지 등록디자인이 적용된 확인대상디자인은 소개되어 있지 않다는 점, 달리 OO금속이 설계도면 및 수정 도면에 따른 제품을 등록디자인 출원 전에 생산, 판매하였음을 인정할 증거가 없는 점을 종합하여 보면, OO금속의 설계 도면 및 수정 도면 역시 피고가 생산위탁을 의뢰하기 위하여 OO금속에게 보낸 2011. 12. 13.자 도면에 기한 것으로 보인다. 원고 주장과 같이 피고가 OO금속에게 설계 도면 및 수정 도면의 실시제품 내지 등록디자인의 실시제품을 주문한 것이 그로부터 한참 뒤라든가, OO금속과 피고 사이의 위 견적서에서와 달리 설계 도면 내지 수정 도면의 실시제품 내지 등록디자인의 실시제품에 대하여는 금형비에 대한 별도의 언급이 없다든가, OO금속이 설계 도면 내지 수정 도면의 실시제품에 대하여 독자적으로 제품번호를 부여하였다는 등 사정이 인정된다고 하여도 달리 보기는 어렵다.

다) 위와 같이 피고가 OO금속에게 도면을 송부해 준 것은 그 도면의 실시제품 생산위탁을 의뢰하기 위하였던 것으로 보이는 점에 비추어, 비록 피고와 OO금속 사이에 명시적인 비밀유지약정이 없었다고 하더라도 OO금속에게 도면에 대한 신의칙상 비밀유지의무가 있다. 따라서 OO금속에게 등록디자인의 출원 전에 도면의 내용이 알려졌다 하더라도 그러한 사정만으로 도면이 등록디자인의 출원 이전에 공지되었다고 볼 수도 없다.