심결의 취소와 관련해 출원발명에 대한 심결에 절차 위반의 위법이 있었는지, 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지, 피고가 다수의 선행발명을 결합하여 진보성을 부정한 것이 위법한지에 대해 검토하였으나 이유없다고 판단한 사례 

l사건 개요

원고는 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 ‘① 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호에서 정한 성질표시 표장에 해당하지 않고, ② 확인대상표장이 등록상표와 그 표장에서 유사하고, 그 사용상품(지정상품)도 동일․유사하여, 등록상표의 권리범위에 속한다.’라는 이유로 이를 기각하였다(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다).

l판시 요지

 구 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 산지․품질․원재료․효능․용도․수량․형상․가격 또는 생산방법․가공방법․사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 용도, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조).

확인대상표장의 도형 부분이 조명기구와 관련된 것으로 흔히 사용되어 식별력이 없는 이상, 문자 부분인 쟁점구성부분과 위 도형 부분이 결합한 확인대상표장을 전체적으로 보더라도 쟁점구성부분에 의한 관념 즉 조명기구로서 빛이 비치도록 하라는 관념 외에 그 구성 부분의 결합에 따라 전체로서 새로운 관념이 생겨난다거나 새로운 식별력을 형성한다고 보기는 어렵다. 또한 앞서 본 거래사회의 실정 등에 비추어 볼 때, 쟁점구성부분을 포함한 확인대상표장의 구성은 조명기구와 관련한 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이어서 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 아니하다.

쟁점구성부분은 조명기구(전구)의 외관을 형상화한 위 도형 부분과 결합한 전체 구성 속에서 한글 ‘빛나라’의 영문음역으로 쉽게 인식될 것이고, 비록 위와 같이 음역되어 있더라도 전체적으로 볼 때 ‘빛나라’라는 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고는 보이지 아니하므로, 일반 수요자나 거래자들이 사용상품(LED 조명, LED 조명기구 및 장치, 조명, 조명기구 및 장치의 제조업 및 판매업)을 고려하였을 때 사용상품의 용도를 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있다고 할 것이고, 이와 달리 사용상품의 용도를 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표시한 것에 해당하지 아니한다고 보기는 어렵다.

따라서 확인대상표장은 사용상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표로서 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하므로, 등록상표의 상표권 효력이 미치지 아니한다. 확인대상표장은 등록상표와 대비할 필요 없이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.