출원발명의 구성은 선행발명에 개시되거나 암시되어 있지 않고, 위 구성을 가짐으로 인하여 발생하는 효과가 선행발명으로부터 예측되지 않는 현저한 효과에 해당하므로, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이를 쉽게 극복할 수 없다고 본 사례 

l  사건 개요

특허심판원은 2020. 2. 19. 원고에게 이 사건 출원발명의 청구항 1, 2, 4는 선행발명으로부터 신규성이 부정된고, 이 사건 출원발명의 청구항 1 내지 7은 선행발명으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다는 취지로 의견 제출 통지를 하였다. 원고는 의견서를 제출하였으나 특허심판원은 여전히 거절이유가 해소되지 못하였다는 이유로 출원발명에 대한 거절결정을 하였다. 이후 원고는 보정서 및 의견서를 제출하고 재심사 청구를 하였으나, 특허심판원은 여전히 진보성 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 출원발명에 대한 거절결정을 하였다. 이에 원고는 2020. 11. 30. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고(2020원2924), 특허심판원은 2021. 8. 25. 에 진보성 결여를 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

l  판시 요지

이 사건 제1항 출원발명은 구성요소 2, 7, 8과 관련해 제1조립체에 플랜지부를 일체로 형성하고, 제1조립체의 플랜지부의 외경이 메쉬틀의 장착홀의 내경과 대응되도록 구성함으로써 플랜지부가 메쉬틀의 바닥면에 형성된 장착홀과 맞물려 끼움고정되는 것(차이점 1)이다. 아울러 구성요소 4, 6와 관련해 이 사건 제1항 출원발명은 전기선의 도체가 외부로 노출되지 않도록 원통형 실린더의 외주연에는 전기선이 연결되는 전도체부가 형성되어 있고, 전도체부에 외부로부터 전기선이 관통하여 연결될 수 있도록 제1조립체에 관통홀이 형성되어 있으며, 관통홀을 통해 화공약품 수용액이 유입되지 않도록 압착링이 형성되어 있다는 점에 차이가 있다(차이점 2).

차이점 1과 관련된 이 사건 제1항 출원발명의 구성은 선행발명에 개시되거나 암시되어 있지 않고, 이 사건 제1항 출원발명이 위 구성을 가짐으로 인하여 발생하는 효과가 선행발명으로부터 예측되지 않는 현저한 효과에 해당하므로, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이를 쉽게 극복할 수 없다고 보는 것이 타당하다. 차이점 2의 경우, 이 사건 제1항 출원발명의 압착링을 통해 베이스 코어의 도금하고자 하는 연마면을 제외한 나머지 부분에서 도금이 발생되지 않도록 한 구성과 현저한 차이가 있다고 보기 어렵고, 유체의 유입을 방지하기 위해서 오링 등과 같은 부재를 사용하는 것은 통상의 기술자에게 필요에 따라 적절히 부가하거나 삭제할 수 있는 기술수단에 불과하므로, 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다.

이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다. 그렇다면 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되고, 그에 따라 이 사건 출원발명의 특허가 거절되어야 한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.