원고들은 관련 무효소송 1, 2의 계속 중, 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 ’정정심판 청구시 정정사항‘란 기재와 같이 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 ‘정정심판에 의한 정정사항은 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하지 않고, 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에도 해당하지 않으므로, 구 특허법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이므로 구 특허법 제136조 제2항에 위배되는 것이다.’라는 취지의 정정의견제출통지를 하였다. 원고들은 정정심판에 의한 정정사항을 별지 정정 대비표 기재 ‘정정명세서 등 보정’란 기재와 같이 보정하는 내용의 보정서를 제출하였다. 특허심판원은 ‘보정은 적법하나, 보정된 정정사항은 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하지 않고, 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에도 해당하지 않아 구 특허법 제136조 제1항을 위반하는 것이다.‘라는 이유로, 원고들의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

산성활성탄에 의한 흡착 정제공정을 포함하는 특허발명은, 종래의 기술이 가지는 ‘목적 물질과 불순물이 중첩되어 분리도가

떨어져 수율과 순도가 낮아지는 문제’를 개선할 수 있고, 특히 산성 활성탄에 의한 우수한 흡착 효과로 인하여 순도가 향상되는 경우 ‘승화 정제의 반복으로 인한 수율 하락’의 문제도 개선된다고 할 것인바, 특허발명의 목적은 ‘유기발광재료를 회수하여 고순도로 정제하여 품질을 안정적으로 유지하고 회수 수율을 향상시킬 수 있는 정제방법을 제공하는 것’이다.

특허발명의 목적은 ‘유기발광재료를 회수하여 고순도로 정제하여 품질을 안정적으로 유지하고 회수 수율을 향상시킬 수 있는 정제방법을 제공’하는 것으로서, 산성 활성탄을 이용한 우수한 흡착 정제로 인한 순도 향상과 위 순도 향상으로 인한 수율 하락의 개선 즉, 고수율 역시 달성되는 것임은 앞서 본 바와 같다. 따라서, 특허발명의 목적에 수율의 향상과는 무관하게 단지 ‘고순도로 정제하여 품질을 안정적으로 유지’하고자 하는 목적이 별도로 포함되어 있는 것으로 볼 수 없다.

특허발명의 목적은 회수된 유기발광재료를 고순도로 정제하여 품질을 안정적으로 유지하고 회수 수율을 향상시킬 수 있는 정제방법을 제공하는 것을 목적으로 하고 있고, 식별번호 [0013] 부분은 ‘식별번호 [0012]에 기재된 특허발명의 목적’을 달성하기 위한 과제해결수단으로 3단계 정제공정을 제시하고 있다. 그리고, 위 3단계 정제공정은, 산성 활성탄에 의한 흡착정제 공정을 포함하는 것으로, 종래의 기술이 가지는 ‘목적 물질과 불순물이 중첩되어 분리도가 떨어져 수율과 순도가 낮아지는 문제’를 개선할 수 있고, 특히 산성 활성탄에 의한 우수한 흡착 효과로 인하여 순도가 향상되는 경우 ‘승화 정제의 반복으로 인한 수율 하락’의 문제도 개선되어 결과적으로 수율이 향상되는 효과도 있으므로, 식별번호 [0013]에 기재된 구성은 제2 목적을 달성할 수 있는 과제해결수단에 해당한다. 나아가, 식별번호 [0014]에 기재된 구성은 [0013]에 기재된 구성을 모두 포함하고 추가적으로 예비정제 공정을 포함함으로써 [0012]에 기재된 구성에 비하여 더욱더 개선된 수율 향상의 효과를 가지므로, 식별번호 [0014] 기재 구성 역시 제2 목적을 달성할 수 있다. 그렇다면, 식별번호 [0013], [0014] 기재 부분은 모두 제2 목적을 달성할 수 있는 과제해결수단에 해당한다고 할 것이지, 원고들이 주장하는 바와 같이 식별번호 [0013] 기재 부분은 제1 목적 달성을 위한 과제해결수단에, 식별번호 [0014] 기재 부분은 제2 목적 달성을 위한 과제해결수단에 해당하는 것으로서, 위 각 구성들의 목적이 상이하다고 볼 것은 아니다.

결국 ① 특허발명의 목적은 식별번호 [0012] 기재와 같이 ‘유기발광재료를 회수하여 고순도로 정제하여 품질을 안정적으로 유지하고 회수 수율을 향상시킬 수 있는 정제방법을 제공’하는 것이고, 특허발명의 식별번호 [0013], [0014] 기재 부분은 모두 위 목적을 달성하기 위한 과제해결수단에 해당하며, ② 특허발명의 목적이 위 목적 외에 ‘고순도로 정제하여 품질을 안정적으로 유지’하고자 하는 목적까지도 포함되는지 여부 및 특허발명의 식별번호 [0013] 기재 부분은 제1 목적의 달성을 위한 과제해결수단이고, 식별번호 [0014] 기재 부분은 제2 목적의 달성을 위한 과제해결수단인지 여부가 불분명하다고 볼 수 없다. 따라서, 정정 전 기재는 ‘분명하지 아니하게 기재된 사항’에 해당한다고 볼 수 없으므로, 정정심판 청구는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 정정으로 볼 수 없다. 이 사건 정정심판 청구는 부적법하다.

정정심판 청구가 구 특허법 제136조 제1항의 규정을 위반하는 것이라고 본 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없다.