원고는 피고가 자신의 특허권을 침해하였다는 이유로, 침해금지 및 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다. 제1심법원은 원고의 침해금지청구는 인용하였고, 침해제품의 폐기청구를 각하하였으며, 원고의 손해배상 청구 중에서 일부를 인용하였다. 

피고는 제1항 정정발명은 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 것이므로, 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재요건을 갖추지 못한 것이라고 주장하고 있다. 특히 피고는 순도 98% 미만인 회수된 유기발광재료의 예비정제 미실시 정제방법이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 주장하고 있다. 그러나 피고의 주장은 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다. 특허발명의 명세서에 기재된 실시예의 시험결과를 살펴보면, 순도 98.07% 내지 98.47%로 예비정제된 회수된 유기발광재료에 대한 3단계 정제공정을 수행한 결과 모두 순도 99.97% 내지 99.99%로 정제되었다는 점이 확인된다. 한편, 출발 순도가 낮아질수록 목표로 하는 순도에 도달하기까지 흡착정제 등에 필요한 재료의 소모가 많아지고, 수율 역시 저하될 수 있다는 것은 특허발명이 속하는 기술분야의 기술상식에 해당하는바, 통상의 기술자라면 위 실시예의 시험 결과를 보고 순도 98%에 미치지 못하는 회수된 유기발광재료에 대하여 3단계 정제공정을 수행하여 순도 99.95%의 정제품을 얻기 위하여 산성 활성탄의 사용량이 증가할 것이라는 점, 그로 인하여 위 실시예에 기재된 수율보다는 그 수율이 다소 낮아질 것이라는 점을 예측할 수 있을 것으로 보인다. 달리 발명의 상세한 설명에 특허발명의 정제방법 수행 전 출발물질의 순도 98% 전후로 정제효과의 현저한 차이가 있다거나 그로 인하여 출발물질의 순도가 98%에 조금이라도 못 미치는 경우에는 특허발명의 목적을 달성하는 것이 불가능하고 오로지 98% 이상인 경우에 한해서만 위 목적을 달성할 수 있을 것이라고 볼 만한 기재도 없다.

그리고 피고는 ‘증착기구에서 회수된 유기발광재료’가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 주장하고 있다. 그러나 피고의 주장은 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다. 특허발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이므로, 제1항 정정발명의 권리범위는 산성 활성탄을 이용한 흡착정제, 결정화, 승화 정제 공정을 순차적으로 수행하여 순도 99.95% 이상의 유기발광재료를 분리정제하는 방법이고, 분리정제된 유기발광재료의 순도가 99.95% 이상을 달성하지 못하는 방법은 제1항 정정발명에 포함되지 않으므로, 피고의 주장과 같이 위 정제방법에 의하여 순도 99.95% 이상으로 분리정제하는 것이 불가능한 유기발광재료는 제1항 정정발명의 ‘증착기구에서 회수된 유기발광재료’에 해당한다고 볼 수 없다.

결국 제1항 정정발명은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 것이므로, 이에 반하는 피고의 주장은 이유 없다.

또한 피고는 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있는 정도로 기재되어 있지 않으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 충족하지 못하였다고 주장하고 있다. 특히 피고는 회수된 유기발광재료 ‘ABH113’이 염화메틸렌에 용해되지 않으므로, 제1항 정정발명의 정제방법을 재현할 수 없다는 주장을 하고 있다. 그러나 합성된 ‘ABH113’을 260℃의 온도로 25시간 승화 정제한 후 350℃의 온도로 27시간 진공 열분해한 ‘ABH113’은 특허발명의 ‘유기 발광 표시장치의 제조공정에서 유기발광층의 진공증착 공정 이후 증착기구에서 회수된 유기발광재료’에 해당하지 않음은 명백한 바, 합성된 ‘ABH113’을 ‘260℃의 온도로 25시간 승화 정제한 후 350℃의 온도로 27시간 진공 열분해’하는 것만으로 ‘증착기구에서 회수된 유기발광재료’와 동일한 물성을 가진다고 단정할 수 없다. 오히려 위와 같은 승화 및 진공 열분해 과정을 거친 ‘ABH113’의 순도는 99.9329%로서, 이는 실제로 증착기구에서 회수된 유기발광재료의 순도보다도 높은 바, 이러한 점에 비추어 보더라도 승화 및 진공 열분해 과정을 거친 ‘ABH113’이 ‘증착기구에서 회수된 ‘ABH113’과 동일한 물성을 가진다고 보기 어렵다. 따라서, 승화 및 진공 열분해 과정을 거친 ‘ABH113’이 염화메틸렌에 용해되지 않는다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 증착기구에서 회수된 ‘ABH113’이 염화메틸렌에 용해되지 않는다거나, 실시예 1의 정제방법을 재현할 수 없다고 볼 수 없다. 피고의 위 주장도 이유 없다.

또한 피고는 흡착반응액의 pH를 측정할 수 없어, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 없다는 주장을 하고 있다. 회수된 HT-211에 대하여 제1항 정정발명의 정제방법을 재현하여 분리정제하는 시험을 한 결과, 순도 99.85%로 예비정제 처리된 회수된 유기발광재료 HT-211를 산성 활성탄에 의한 흡착정제, 결정화, 승화 정제 공정을 순차로 실시하여 순도 99.98%의 HT-211을 얻었음이 확인되는바, 위와 같은 시험 결과에 의하더라도 통상의 기술자가 제1항 정정발명을 용이하게 실시할 수 있다고 봄이 상당하다.

결국 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있다고 할 것이므로, 이 부분에 관한 원고의 무효사유에 관한 주장은 이유 없다.

제1항 정정발명 구성 2는 ‘산성 활성탄’을 이용하여 불순물을 흡착 제거하는 반면, 선행발명 4의 대응구성요소는 ‘흡착 수지를 충진한 칼럼’을 이용하여 불순물을 제거하는 점에서 차이가 있다. 그러나 제1항 정정발명과 선행발명 4 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 5를 결합하더라도 쉽게 극복할 수 없다.

제1항 정정발명과 선행발명 4는 증착기구에서 회수된 유기발광재료에 포함된 불순물을 분리하는 방법으로, 그 구체적인 방법은 유기용제에 용해된 회수된 유기발광재료를 산성 활성탄또는 흡착수지가 충진된 칼럼을 이용하여 분리하여 분리정제하는 것이다. 반면, 선행발명 5는 활성탄과 고분자 수지를 포함하는 다양한 종류의 흡착제의 흡착 원리, 일반적인 특징을 설명한 자료에 불과하고, 수용액으로부터 페놀, 사염화탄소, 도베실펜젠설폰네이트, 디클로로메탄 등에 대한 흡착 특성을 확인하고 있을 뿐, 증착기구로부터 회수된 유기발광재료의 불순물의 흡착 또는 이와 관련된 사항에 대하여는 아무런 기재가 없다. 따라서 제1항 정정발명 및 선행발명 4와 선행발명 5는 흡착제가 투입되는 반응액의 종류, 흡착대상물질 등이 상이하다.

결국 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 5를 결합하여 용이하게 발명할 수 없으므로, 각 선행발명에 의해서는 진보성이 부정되지 아니한다. 그리고 제1항 정정발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하더라도 용이하게 발명할 수 없으므로, 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

이상 살펴본 바와 같이 제1항 정정발명은 특허법 제42조 제4항 제1호, 동조 제3항 제1호의 기재요건을 충족하고 있으며, 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지도 않으므로, 피고가 주장하는 무효사유가 존재하지 아니한 바, 이를 전제로 하는 피고의 권리남용 항변은 이유 없다.

또한 피고가 실시한 정제방법은 출원 전에 공지된 기술에 의하여 쉽게 실시할 수 있다고 볼 수 없으므로, 피고의 자유실기시술 항변은 이유 없다.

결국 피고는 제1항 정정발명에 관한 원고의 특허권을 침해하였으므로 이로 인한 책임을 부담한다.

제1항 정정발명의 특허권자인 원고는 피고를 상대로 특허법 제126조 제1항에 기하여 제1항 정정발명에 관한 특허권 침해행위의 금지를 구할 수 있다고 할 것이므로, 피고는 별지 1 목록 제1, 2항 기재 각 단계를 포함하는 방법을 사용하거나 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 안 된다. 그리고 원고는 피고를 상대로 특허법 제126조 제2항에 기하여 제1항 정정발명에 관한 조성물 등의 폐기를 구할 수 있다고 할 것이므로, 피고는 그 사무소, 공장, 창고에서 보관 중인 별지 3 목록 기재 설비를 폐기할 의무가 있다.

그리고 피고는 제1항 정정발명에 관한 원고의 특허권을 침해하였으므로, 원고에게 이로 인한 손해를 배상할 책임이 있다. 다만 이 사건은 피고의 특허권 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 사실은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 법원은 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다.

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합적으로 고려하면, 2014. 2.부터 2016. 8.까지 피고의 침해행위로 인하여 발생한 손해액은 피고의 위 특허권 침해기간 동안의 재생품 LHT-211을 판매함으로써 원고가 해당 물량만큼 제조, 판매하지 못하여 입은 손해와 피고의 특허권 침해로 인하여 재생품 LHT-211의 단가가 하락하는 등의 사정으로 인하여 원고가 입은 손해 등을 감안하여 900,000,000원으로 인정하고, 그 중 원고의 손해액은 원고의 지분 1/2에 해당하는 450,000,000원으로 정한다.