등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였고, 상표법 제117조 제1항 제6호에 해당하지 않는다고 본 사례 

l 사건 개요

원고는 특허심판원에 등록상표의 권리자인 피고를 상대로 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제4호, 제16호에 해당한다는 이유 등으로 무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 2021당1294호로 심리한 후, ‘등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하나 상표법 제33조 제2항에서 규정한 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 판단되고,  상표법 제34조 제1항 제16호에서 규정하고 있는 지리적 표시 상표에는 해당되지 않는다.’라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

l 판시 요지

1) 피고의 등록상표가 상표등록결정당시 상표법 제33조 제1항 제3호 또는 제4호에 해당하고 아직 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였으므로 무효사유가 존재하는지 여부

① 이 사건 상품(연태고량주)은 중국 산동(山东)성 연태(烟台)시에 있는 피고 생산의 백주(白酒)의 명칭으로서 국내에서 사실상 하나의 업체에 의해 2003년경부터 독점적으로 수입되어 현재까지 약 19년 동안 판매되어 왔던 것으로 보이는 점, ② 이 사건 상품의 매출액은 2016년부터 등록상표의 등록결정일 무렵인 2020년까지의 연 평균 약 180억 원 정도에 이르는 점, ③ 이 사건 상품은 등록상표의 지정상품인 백주 시장에서 50% 이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 판단되는 점, ④ 이 사건 상품에 관하여 국내 언론보도의 내용과 이 사건 상품에 관하여 실시된 설문조사 결과 및 OO무역이 중국에서 고량주를 수입·판매하는 업자를 상대로 제기한 부정경쟁행위를 원인으로 한 손해배상 등 청구 사건 판결의 구체적 내용 등을 고려하면, 설령 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 내지 제4호에 해당하는 것으로 볼 수 있더라도, 등록상표의 등록결정일 당시 그 상표가 사용된 이 사건 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이른 것으로 인정된다. 따라서 등록상표는 상표법 제33조 제2항에 따라 사용에 의하여 식별력을 취득하였다.

2) 피고의 등록상표가 원고가 등록무효심판청구한 때 및 특허심판원이 기각심결을 한 때 사후적으로 식별력을 상실하여 상표법 제117조 제1항 제6호에 따라 무효가 되는지 여부

상표법 제117조 제1항 제6호는 “상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)”를 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 사유의 하나로 규정하고 있다. 앞서 살펴본 바에 따르면 등록상표는 상표법 제33조 제2항에 해당하여 상표로 등록된 경우로서, 등록상표가 등록된 이후의 구체적 사정 등에 비추어 보면 등록상표가 상표법 제117조 제1항 제6호에 해당한다고 보기 어렵다.

더군다나 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 이유로 등록된 이후에 피고는 등록상표와 유사한 것으로 판단한 다른 상표들에 대하여 불사용취소심판청구, 무효심판청구 내지 출원 중인 상표에 대한 정보제공과 아울러, 이 사건 상품과 동종의 주류를 판매하는 업자들 중 일부를 상대로 등록상표와 유사하거나 동일한 표장 등을 사용한 주류의 판매행위에 대해 부정경쟁행위 금지청구 등의 민사소송을 제기한 사정까지 보태어 보면, 등록상표가 사후적으로 그 식별력 상실하였다고 보기 어렵다.