심결의 취소와 관련해 출원발명에 대한 심결에 절차 위반의 위법이 있었는지, 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지, 피고가 다수의 선행발명을 결합하여 진보성을 부정한 것이 위법한지에 대해 검토하였으나 이유없다고 판단한 사례 

l  사건 개요

특허청 심사관은 2020. 12. 31. ‘이 사건 출원발명의 전체 청구항은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 4 또는 선행발명 1 내지 5에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 여전히 진보성이 부정된다.’라는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고들은 2021. 1. 4. 청구항을 보정하여 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 여전히 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 재차 거절결정을 하였다. 원고들은 2021. 2. 15. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2021원368호 사건으로 심리하여 진보성 없음을 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

l  판시 요지

이 사건 심결에 절차 위반의 위법이 있었는지와 관련해 특허법 제63조 본문은 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 정하고 있다. 그러나 본 사안의 경우 심사관이 그에 관하여 의견제출통지를 한 바 없는 사유를 들어 거절결정을 유지한 심결이라고 볼 수는 없다.

아울러 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부와 관련해 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 내지 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 보았다. 한편 특허출원에 있어서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다

본 사안에서는 피고가 다수의 선행발명을 결합하여 진보성을 부정한 것이 위법한지 여부와 관련하여서도 판단이 이루어졌다. 등록된 특허발명이 공지의 선행기술을 종합한 것인 경우 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 실시할 수 없는 것일 때에는 진보성이 있는 발명으로 인정할 수 있는 반면, 공지의 기술을 결합한 발명이 그 작용효과에 있어서 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합에 불과하고 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 고안할 수 있는 경우에는 진보성을 인정할 수 없다. 그런데도 단순히 진보성의 판단에 이용된 선행발명의 개수만을 따져 다수의 선행발명을 결합한 경우에는 무조건 진보성을 부정하여서는 아니된다는 취지의 원고들의 주장은 받아들일 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.