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[강의공부] 특허침해 징벌적 손해배상의 쟁점: 적용시점과 증액배수, 기여도---특허법원 2023나11276 판결
I. 서론
2019. 1. 9. 특허법과 영업비밀보호법에서 3배 배상 입법이 있었고, 2024. 2. 20. 5배로 배율이 인상되었다. 상표법과 디자인 보호법에서는 1년 늦은 20020. 10. 20. 3배 배상이 도입되었고, 20025. 1. 20. 5배 배상 입법이 이루어졌다. 각 개정법은 입법 후 6월 경과 후에 시행된다. 이로써 특허청 소관 산업재산권 5법에 모두 5배 배상 입법이 완성되었다.
이 글에서는 특허법원이 특허침해에 처음으로 징벌적 손해배상을 명령한 2023나11276 (홍산경금속 v. HC컴퍼니) 판결을 중심으로 징벌적 손해배상 규정의 쟁점을 살펴 보기로 한다. 더불어, 징벌적 손해배상 시점에 상반된 입장을 취한 특허법원의 다른 판결과 비교해 본다. 필자는 지닌 해 5월 5일자 본지 1067호에서 이 사건의 1심 부산지법 판결을 소개하면서 적용시점에 대한 의견을 개진하였고, 이 사건 항소심에서 증액비율과 기여도가 이 쟁점이 될 것으로 예상하였다.
II. 특허법 128조 8항의 적용 시점
A. 홍산경금속 v. HC 컴퍼니, 특허법원 제25부 2024.10.31. 선고 2023나11276 판결
홍산경금속 판결에서 부산지법과 특허법원은 모두 침해행위가 발생한 시기를 관련 법 시행일 이전, 이후로 나누어 징벌적 법 시헹일 이후의 기간에 발생한 손해액에 대하여 손해배상액 증액 규정을 적용하였다.
필자는 2024. 5. 5. 자 본 지 1067호에서 본 사건의 1심 판결의 시행시기에 관한 해석을 지지하였는데, 본 항소심 판결도 같은 입장이다. 징벌적 배상법 이전에 시작되어 이후까지 침해행위를 계속한 행위자에게 증액배상 책임을 면제해 주면서까지 지켜 주어야 할 신뢰이익은 존재하지 않고, 법 시행일 이전부터 침해행위를 하여 더 오래, 더 자주 침해한 불법행위자에게 상대적으로 가벼운 책임을 지울 이유는 없다는 것이 필자의 해석이다. 우리나라 보다 먼저 징벌적 손해배상을 운용하는 나라의 유사한 판례도 제시하였다. 필자는 홍산경금속 사건의 1심 및 항소심 판결의 해석이 옳다고 생각한다.
B. 노바티스 v. 동국제약, 특허법원 제21부 2024. 9. 26. 선고 2023나10938 판결
동국제약은 분쟁과정에서 노바티스 특허에 대해 무효심판을 청구하여 특허법원의 무효판결을 받아 내었으나 대법원에서 파기환송을 받은 전력이 있었다. 그러한 이유로 특허법원은 고의적 침해를 전제로 하는 128조 8항이 적용되지 않는다고 판단하면서도, 128조 8항의 발효일인 2019. 7. 9. 이전에 침해행위가 시작되었으므로 본 사건에는 손해배상액의 증액이 적용되지 않는다고 설시하였다. 동국제약의 침해가 시작된 것은 2013. 3. 14. 이므로 개정법 부칙 3조에서 규정한 ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우’에 해당되지 않으므로 배상액 증액 규정을 적용할 수 없다는 해석이다. 이는 2024. 4. 20. 자 본지 1066호의 정차호 교수의 해석과 같은 입장이기도 하다.
노바티스 판결에서 침해행위의 단위를 정하는 기준으로 적용한 ‘단일하고 계속적인 의사’는 형법에서 연속범을 포괄일죄로 파악하는데 사용하는 기준이다. 포괄일죄는 이론상 여러 개로 죄가 구성되는데 부족함이 없는 죄가 있었지만, 소송경제상의 편의를 위하여 여러 개의 죄를 한 번의 소송에서 재판하기 위하여 커다란 단위로 묶어 하나의 죄로 다스린다는 개념이다. 수 차례에 걸쳐 도박을 행한 경우 이를 하나의 죄로 취급하여 처벌하는 경우를 들어 생활영위 책임을 묻는 의미로 하나의 죄로 포괄일죄를 설명하는 견해도 있다. 이처럼 포괄일죄는 필연적 논리라기 보다 편의상 활용되는 개념이고, 다른 이유가 있으면 원칙대로 여러 개의 범죄로 취급한다. 따라서 노바티스 판결의 해석은 옳지 않다.
III. 침해이익에서의 특허발명의 기여도
특허법원은 손해배상 총액을 결정함에 있어 먼저 개정법 발효 이전 배상금액 6억 7400만원을 확정하고, 이어서 배상액 증액이 적용되는 2019. 7. 9. 이후 기간 동안의 침해이익8800만원에 대해 증액비율 2배를 적용하여 산정된 1억 7600만원을 합하여 총 손해배상액을 8억 5천만원으로 판결하였다. 고의침해의 증액비율이 부산지법의 50% 에서 100%로 늘어 났음에도 손해배상 총 액이 1심에서의 10억 800만원에서 항소심 판결을 거치면서 줄어든 것은 128조 4항 적용애서 침해이익에 대한 발명 기여도에 변화가 있었기 때문이다.
특허법 128조를 적용함에 있어 특허권자가 가장 용이하게 의존할 수 있는 조문이 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하는 128조 4항일 것이다. 이를 적용함에 있어 침해제품 매출액을 파악하여 국세청이 제정 고시하는 업종별 경비비율을 적용하여 필요경비를 공제하고 남는 금액을 사업소득으로 인정하는 방법이 자주 사용된다. 그런데 침해품을 제조, 판매하여 얻는 이익에 기여하는 요소에는 특허발명 외에도 여러 가지 요소가 있을 수 있으므로 침해자의 이익 요소를 구분하여 특허발명이 기여한 정도를 고려하여야 한다. 홍산경금속 사건의 1심 부산지법 판결에서는 매출액 501억 중 주방용기 제조 업종의 경비율 92.4% 를 공제하고 38억원을 사업소득으로 보고, 여기에 특허발명 기여도를 25%로 적용하여 전체 침해기간 이익을 9억 5천만원으로 인정하였다. 그런대 문제는 부산지법 판결에 어떠한 요소를 감안하여 피고의 사업소득 증 25%가 특허발명의 침해가 기여한 것으로 보았는지 아무런 설시가 없다는 점이다.
특허법원의 항소심 판결에는 기여도 결정에 고려하는 요소를 몇 가지로 나누어 살펴보면서 본 사건에 적용하여 다음과 같이 판단하였다.
1. 특허발명의 의의 및 가치: 압력 밥솥의 뚜껑으로부터 고무 패킹의 분리를 방지하는 침해된 특허발명은 그 기술적 가치가 낮다고 할 수 없다.
2. 피고제품에서 특허침해와 관련된 부분의 중요성: 수요자의 구매에 미치는 영향과 관련한 중요성이 크다.
3. 피고제품의 전체 구성에서 특허침해와 관련된 부분의 비중: 전체 제품의 생산 비용 중에서 침해관련 부분(뚜껑)이 차지하는 비용이 23%이나, 타 부분(몸체)과의 유기적 결합으로 수요자의 구매에 영향을 미치는 우수한 효과를 나타낸다.
4. 피고의 비기술적 요소: 피고의 자본력, 판매촉진, 광고 등의 요소도 피고제품 판매에 기여하였다.
이처럼 기여도 결정에 필요한 법리를 적극적으로 적용한 것은 평가할 만한데, 기여도를 낮추어 침해이익을 산정한 이유는 설명이 없다. 1, 2심 모두 사업소득을 38억원으로 보았는데 1심에서는 발명기여도를 25%로 본데 비하여 항소심에서는 20%로 낮추어 7억 6200만원을 침해이익으로 산정하였다. 1심 판결이 어떠한 요소에 기초하여 기여율 25%를 결정하였는지 알 수는 없으나, 항소심에서 위와 같이 기여도 요소에서 특허기술의 비중을 정성적으로는 적극적으로 평가하면서도 결과적으로 1심보다 낮은 20%를 기여도로 적용한 것은 쉽게 수긍하기 어렵다. 기여도를 낮춤으로 인하여, 증액배율을 증가 시켰음에도 총 배상액이 10억 800만원에서 2심 8억 5,000만원으로 줄어 들었다.
IV. 특허법 128조 8항 증액 비율
손해배상액의 증액을 결정함에 있어 법원은 특허법 128조 9항 각호의 ‘사항을 고려하여야’ 한다. 홍산경금속 사건의 1심 판결에서 부산지법은 침해기간 전체에 대해 129조 4항의 피고의 이익액을 9억 5300만원 (법개정 이전 8.43억 + 이후 1.1억)) 으로 계산하여 특허권자의 손해액으로 추정하였다. 그런데 부산지법은 법 개정 이후 기간의 고의침해 이익 1.1억에 대해 에 대한 증액을 결정함에 있어 아무런 이유 설명도 없이 50% 증액 비율을 적용하여 1억 6500만원으로 산정하여 총 손해배상액을 10억 800만원 (8.43억 + 1.65억)으로 판결하였다.
항소심을 맡은 특허법원에서는, 유감스럽게도 기여도를 낮추어 전체 침해이익을 8억 5000만원(6.74억 + 1.76억) 낮게 산정하기는 하였으나, 고의적 침해에 따른 증액은 크게 인정하여 2배(0.88 × 2)로, 즉 증액비율을 100%로 하면서 법 128조 9항의 요소들이 본 사건에 어떻게 적용되는지를 아래와 같이 분석하였다.
-침해행위자의 우월적 지위: 연간 매출액 (원고의 21억 원, 피고는 936억 원), 종업원 수, 과거 원고가 피고의 하청 기업이었던 점 등을 비교하여 거래관계, 경제적 측면에서 피고의 우월적 지위 인정.
-고의 또는 손해발생의 우려를 인식한 정도: 명확히 인식
-특허권자가 입은 피해 규모: 증거 제출 없었음
-침해행위로 침해자가 얻은 경제적 이익: 침해제품 매출액 501억원 중 이익율 7.6%를 적용한 38억원을 사업수익으로 보고, 이중 25%인 9억 500만원을 침해로 인한 이익액으로 인정. ‘’결코 적은 금액이라고 할 수 없다”고 평가.
-침해행위의 기간, 횟수: 장기간이고, 횟수가 매우 많다.
-침해행위에 따른 벌금: 자료 제출 없음.
-침해 행위자의 자산 상태: 피고 HR 컴퍼니의 자산 총액 900억원.
-침해자의 피해구제 노력: 충분히 노력하였다고 볼 수 없다.
이처럼 법에 규정된 8가지 고려 요소 중 6가지 항목에 대하여 증액 요소 각각 대하여 적용 여부를 판단하여 100% 증액을 결정한 것이다. 1심 법원이 128조 9항의 각 요소에 대해 아무런 판단 이유도 없이 증액비율을 적용한 것에 비하여, 특허법원이 항소심 판결에서 법정 요소들을 하나씩 평가하여 적용한 것은 바람직한 것이며, 향후 유사한 사건의 심리에서 좋은 선례를 남긴 것이다.
Ⅴ. 결론
1. 특허침해로 인한 손해배상액 증액법률의 적용일 전후에 걸쳐 침해행위가 연속적으로 일어날 경우, 증액배상의 적용시점에 관한 특허법원의 서로 상반된 해석을 통일하여야 한다.
2. 특허법 128조 8항을 적용함에 있어 최소한 법 조문에 규정된 요소들이 해당 사건에서 어떻게 적용되는지를 명확히 밝혀야 한다. 손해배상 증액이 아무런 설명이 없이 이루어 진다면 징벌적 손해배상 제도의 존립이 위태로워 진다.
3. 배상액 증액배수만큼 기초 손해액의 영향력이 커지므로 기본 손해액을 올바르게 산정하여야 한다. 특히 128조 4항을 적용함에 있어 항소법원이 1심 법원과 다른 침해자의 기여도를 적용하는 경우에 그 이유를 밝히는 것이 판례법의 발전에 필수적이다.
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2019. 1. 9. 특허법과 영업비밀보호법에서 3배 배상 입법이 있었고, 2024. 2. 20. 5배로 배율이 인상되었다. 상표법과 디자인 보호법에서는 1년 늦은 20020. 10. 20. 3배 배상이 도입되었고, 20025. 1. 20. 5배 배상 입법이 이루어졌다. 각 개정법은 입법 후 6월 경과 후에 시행된다. 이로써 특허청 소관 산업재산권 5법에 모두 5배 배상 입법이 완성되었다.
이 글에서는 특허법원이 특허침해에 처음으로 징벌적 손해배상을 명령한 2023나11276 (홍산경금속 v. HC컴퍼니) 판결을 중심으로 징벌적 손해배상 규정의 쟁점을 살펴 보기로 한다. 더불어, 징벌적 손해배상 시점에 상반된 입장을 취한 특허법원의 다른 판결과 비교해 본다. 필자는 지닌 해 5월 5일자 본지 1067호에서 이 사건의 1심 부산지법 판결을 소개하면서 적용시점에 대한 의견을 개진하였고, 이 사건 항소심에서 증액비율과 기여도가 이 쟁점이 될 것으로 예상하였다.
II. 특허법 128조 8항의 적용 시점
A. 홍산경금속 v. HC 컴퍼니, 특허법원 제25부 2024.10.31. 선고 2023나11276 판결
홍산경금속 판결에서 부산지법과 특허법원은 모두 침해행위가 발생한 시기를 관련 법 시행일 이전, 이후로 나누어 징벌적 법 시헹일 이후의 기간에 발생한 손해액에 대하여 손해배상액 증액 규정을 적용하였다.
필자는 2024. 5. 5. 자 본 지 1067호에서 본 사건의 1심 판결의 시행시기에 관한 해석을 지지하였는데, 본 항소심 판결도 같은 입장이다. 징벌적 배상법 이전에 시작되어 이후까지 침해행위를 계속한 행위자에게 증액배상 책임을 면제해 주면서까지 지켜 주어야 할 신뢰이익은 존재하지 않고, 법 시행일 이전부터 침해행위를 하여 더 오래, 더 자주 침해한 불법행위자에게 상대적으로 가벼운 책임을 지울 이유는 없다는 것이 필자의 해석이다. 우리나라 보다 먼저 징벌적 손해배상을 운용하는 나라의 유사한 판례도 제시하였다. 필자는 홍산경금속 사건의 1심 및 항소심 판결의 해석이 옳다고 생각한다.
B. 노바티스 v. 동국제약, 특허법원 제21부 2024. 9. 26. 선고 2023나10938 판결
동국제약은 분쟁과정에서 노바티스 특허에 대해 무효심판을 청구하여 특허법원의 무효판결을 받아 내었으나 대법원에서 파기환송을 받은 전력이 있었다. 그러한 이유로 특허법원은 고의적 침해를 전제로 하는 128조 8항이 적용되지 않는다고 판단하면서도, 128조 8항의 발효일인 2019. 7. 9. 이전에 침해행위가 시작되었으므로 본 사건에는 손해배상액의 증액이 적용되지 않는다고 설시하였다. 동국제약의 침해가 시작된 것은 2013. 3. 14. 이므로 개정법 부칙 3조에서 규정한 ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우’에 해당되지 않으므로 배상액 증액 규정을 적용할 수 없다는 해석이다. 이는 2024. 4. 20. 자 본지 1066호의 정차호 교수의 해석과 같은 입장이기도 하다.
노바티스 판결에서 침해행위의 단위를 정하는 기준으로 적용한 ‘단일하고 계속적인 의사’는 형법에서 연속범을 포괄일죄로 파악하는데 사용하는 기준이다. 포괄일죄는 이론상 여러 개로 죄가 구성되는데 부족함이 없는 죄가 있었지만, 소송경제상의 편의를 위하여 여러 개의 죄를 한 번의 소송에서 재판하기 위하여 커다란 단위로 묶어 하나의 죄로 다스린다는 개념이다. 수 차례에 걸쳐 도박을 행한 경우 이를 하나의 죄로 취급하여 처벌하는 경우를 들어 생활영위 책임을 묻는 의미로 하나의 죄로 포괄일죄를 설명하는 견해도 있다. 이처럼 포괄일죄는 필연적 논리라기 보다 편의상 활용되는 개념이고, 다른 이유가 있으면 원칙대로 여러 개의 범죄로 취급한다. 따라서 노바티스 판결의 해석은 옳지 않다.
III. 침해이익에서의 특허발명의 기여도
특허법원은 손해배상 총액을 결정함에 있어 먼저 개정법 발효 이전 배상금액 6억 7400만원을 확정하고, 이어서 배상액 증액이 적용되는 2019. 7. 9. 이후 기간 동안의 침해이익8800만원에 대해 증액비율 2배를 적용하여 산정된 1억 7600만원을 합하여 총 손해배상액을 8억 5천만원으로 판결하였다. 고의침해의 증액비율이 부산지법의 50% 에서 100%로 늘어 났음에도 손해배상 총 액이 1심에서의 10억 800만원에서 항소심 판결을 거치면서 줄어든 것은 128조 4항 적용애서 침해이익에 대한 발명 기여도에 변화가 있었기 때문이다.
특허법 128조를 적용함에 있어 특허권자가 가장 용이하게 의존할 수 있는 조문이 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하는 128조 4항일 것이다. 이를 적용함에 있어 침해제품 매출액을 파악하여 국세청이 제정 고시하는 업종별 경비비율을 적용하여 필요경비를 공제하고 남는 금액을 사업소득으로 인정하는 방법이 자주 사용된다. 그런데 침해품을 제조, 판매하여 얻는 이익에 기여하는 요소에는 특허발명 외에도 여러 가지 요소가 있을 수 있으므로 침해자의 이익 요소를 구분하여 특허발명이 기여한 정도를 고려하여야 한다. 홍산경금속 사건의 1심 부산지법 판결에서는 매출액 501억 중 주방용기 제조 업종의 경비율 92.4% 를 공제하고 38억원을 사업소득으로 보고, 여기에 특허발명 기여도를 25%로 적용하여 전체 침해기간 이익을 9억 5천만원으로 인정하였다. 그런대 문제는 부산지법 판결에 어떠한 요소를 감안하여 피고의 사업소득 증 25%가 특허발명의 침해가 기여한 것으로 보았는지 아무런 설시가 없다는 점이다.
특허법원의 항소심 판결에는 기여도 결정에 고려하는 요소를 몇 가지로 나누어 살펴보면서 본 사건에 적용하여 다음과 같이 판단하였다.
1. 특허발명의 의의 및 가치: 압력 밥솥의 뚜껑으로부터 고무 패킹의 분리를 방지하는 침해된 특허발명은 그 기술적 가치가 낮다고 할 수 없다.
2. 피고제품에서 특허침해와 관련된 부분의 중요성: 수요자의 구매에 미치는 영향과 관련한 중요성이 크다.
3. 피고제품의 전체 구성에서 특허침해와 관련된 부분의 비중: 전체 제품의 생산 비용 중에서 침해관련 부분(뚜껑)이 차지하는 비용이 23%이나, 타 부분(몸체)과의 유기적 결합으로 수요자의 구매에 영향을 미치는 우수한 효과를 나타낸다.
4. 피고의 비기술적 요소: 피고의 자본력, 판매촉진, 광고 등의 요소도 피고제품 판매에 기여하였다.
이처럼 기여도 결정에 필요한 법리를 적극적으로 적용한 것은 평가할 만한데, 기여도를 낮추어 침해이익을 산정한 이유는 설명이 없다. 1, 2심 모두 사업소득을 38억원으로 보았는데 1심에서는 발명기여도를 25%로 본데 비하여 항소심에서는 20%로 낮추어 7억 6200만원을 침해이익으로 산정하였다. 1심 판결이 어떠한 요소에 기초하여 기여율 25%를 결정하였는지 알 수는 없으나, 항소심에서 위와 같이 기여도 요소에서 특허기술의 비중을 정성적으로는 적극적으로 평가하면서도 결과적으로 1심보다 낮은 20%를 기여도로 적용한 것은 쉽게 수긍하기 어렵다. 기여도를 낮춤으로 인하여, 증액배율을 증가 시켰음에도 총 배상액이 10억 800만원에서 2심 8억 5,000만원으로 줄어 들었다.
IV. 특허법 128조 8항 증액 비율
손해배상액의 증액을 결정함에 있어 법원은 특허법 128조 9항 각호의 ‘사항을 고려하여야’ 한다. 홍산경금속 사건의 1심 판결에서 부산지법은 침해기간 전체에 대해 129조 4항의 피고의 이익액을 9억 5300만원 (법개정 이전 8.43억 + 이후 1.1억)) 으로 계산하여 특허권자의 손해액으로 추정하였다. 그런데 부산지법은 법 개정 이후 기간의 고의침해 이익 1.1억에 대해 에 대한 증액을 결정함에 있어 아무런 이유 설명도 없이 50% 증액 비율을 적용하여 1억 6500만원으로 산정하여 총 손해배상액을 10억 800만원 (8.43억 + 1.65억)으로 판결하였다.
항소심을 맡은 특허법원에서는, 유감스럽게도 기여도를 낮추어 전체 침해이익을 8억 5000만원(6.74억 + 1.76억) 낮게 산정하기는 하였으나, 고의적 침해에 따른 증액은 크게 인정하여 2배(0.88 × 2)로, 즉 증액비율을 100%로 하면서 법 128조 9항의 요소들이 본 사건에 어떻게 적용되는지를 아래와 같이 분석하였다.
-침해행위자의 우월적 지위: 연간 매출액 (원고의 21억 원, 피고는 936억 원), 종업원 수, 과거 원고가 피고의 하청 기업이었던 점 등을 비교하여 거래관계, 경제적 측면에서 피고의 우월적 지위 인정.
-고의 또는 손해발생의 우려를 인식한 정도: 명확히 인식
-특허권자가 입은 피해 규모: 증거 제출 없었음
-침해행위로 침해자가 얻은 경제적 이익: 침해제품 매출액 501억원 중 이익율 7.6%를 적용한 38억원을 사업수익으로 보고, 이중 25%인 9억 500만원을 침해로 인한 이익액으로 인정. ‘’결코 적은 금액이라고 할 수 없다”고 평가.
-침해행위의 기간, 횟수: 장기간이고, 횟수가 매우 많다.
-침해행위에 따른 벌금: 자료 제출 없음.
-침해 행위자의 자산 상태: 피고 HR 컴퍼니의 자산 총액 900억원.
-침해자의 피해구제 노력: 충분히 노력하였다고 볼 수 없다.
이처럼 법에 규정된 8가지 고려 요소 중 6가지 항목에 대하여 증액 요소 각각 대하여 적용 여부를 판단하여 100% 증액을 결정한 것이다. 1심 법원이 128조 9항의 각 요소에 대해 아무런 판단 이유도 없이 증액비율을 적용한 것에 비하여, 특허법원이 항소심 판결에서 법정 요소들을 하나씩 평가하여 적용한 것은 바람직한 것이며, 향후 유사한 사건의 심리에서 좋은 선례를 남긴 것이다.
Ⅴ. 결론
1. 특허침해로 인한 손해배상액 증액법률의 적용일 전후에 걸쳐 침해행위가 연속적으로 일어날 경우, 증액배상의 적용시점에 관한 특허법원의 서로 상반된 해석을 통일하여야 한다.
2. 특허법 128조 8항을 적용함에 있어 최소한 법 조문에 규정된 요소들이 해당 사건에서 어떻게 적용되는지를 명확히 밝혀야 한다. 손해배상 증액이 아무런 설명이 없이 이루어 진다면 징벌적 손해배상 제도의 존립이 위태로워 진다.
3. 배상액 증액배수만큼 기초 손해액의 영향력이 커지므로 기본 손해액을 올바르게 산정하여야 한다. 특히 128조 4항을 적용함에 있어 항소법원이 1심 법원과 다른 침해자의 기여도를 적용하는 경우에 그 이유를 밝히는 것이 판례법의 발전에 필수적이다.
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