발명이 효과는 우수하지 않으나 구성의 곤란성이 있는 경우
 

 특허청 심사기준에는 “진보성 판단은 원칙적으로 청구항에 기재된 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단한다”고 되어 있다. “구성의 곤란성을 중심으로” 진보성을 판단한다는 것은 발명이 구성의 곤란성이 현저하면 효과가 우수하지 않아도 진보성이 인정될 수 있다는 의미로도 해석될 수 있다. 이러한 해석을 차치하더라도 발명이 구성의 곤란성이 있으면 효과가 우수하지 않아도 진보성을 인정할 수 있다는 것은 “기술의 풍부화”라는 진보성 판단 법리에 의해서도 인정되는 확립된 실무라고 할 수 있고 법원도 이를 긍정하는 판시를 하고 있다. 예를 들어 대법원은 “작용효과가 종래기술과 동일하더라도 그와 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 진보성이 긍정될 수 있다.”고 판시하였다.​1)
 

 아래에서 효과가 우수하지 않음에도 구성의 곤란성이 있다는 이유로 진보성이 인정된 사례를 몇 개 소개한다.

 
 특허법원은 자동변속기용 파워 트레인 발명의 거절결정불복사건에서 “이건 출원발명과 선행발명은 목적이 실질적으로 동일하고, 작용효과에 있어서도 현저한 차이가 없지만, 이건 출원발명은 선행발명과 비교하여 두 유성기어세트를 연결하는 마찰요소들의 체결 구성이 전혀 다르고, 마찰요소 형식에도 차이가 있어 구성의 곤란성이 인정되므로 진보성이 있다”고 판시하였다.​2)

 

 또한 특허법원은 위장운동 조절용 화합물 발명의 거절결정불복사건에서 발명의 우수한 효과를 인정하기는 했지만 실질적으로는 구성의 곤란성만으로도 진보성이 인정된다고 판단하였다. 이 사건에서 특허법원은 “이 사건 발명의 화합물은 모핵구조내의 피페리딘환과 카바모일기의 질소 사이에 메틸렌기(-CH2-)가 도입된 점에서 모핵구조내의 피페리딘환과 카바모일기의 질소 사이에 메틸렌기(-CH2-)가 없는 비교대상발명과 차이가 있다. ········(중략)········ 화합물의 모핵구조내에 이미 존재하고 있는 메틸렌기(-CH2-)의 개수를 추가하여 사슬길이에 변화를 주는 것이 주지관용기술에 해당한다고 하더라도 메틸렌기(-CH2-)의 개수를 추가하는 것과 이 사건 발명과 같이 모핵구조내에 존재하지 아니하였던 메틸렌기를 새로이 도입하는 경우는 다르다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 화합물은 화학구조가 비교대상발명과 현저히 다르므로 진보성이 있다.”고 판시하였다.​3)
 

 출원인 입장에서 발명의 우수한 효과를 입증하기가 쉽지 않은 경우가 많다. 이 경우 위에서 소개한 판례와 같이 두 유성기어를 연결하는 마찰 요소의 체결 구성이 공지기술과 다르다거나 공지 화합물의 모핵구조에 새로이 메틸렌기(-CH2-)를 도입했다는 이유로 효과가 우수하지 않음에도 구성의 곤란성을 인정한 사례가 있음을 참고하여 본인의 발명도 구성의 곤란성이 있어서 진보성이 인정되어야 한다는 주장을 한번 해보면 어떨까 하는 생각이 든다.
 

 위에서 발명의 효과가 우수하지 않음에도 구성의 곤란성이 있다는 이유로 진보성이 인정된 사례를 몇 개 살펴보았는데 구성의 곤란성 유무를 판단하는 일은 대부분 쉽지 않다고 보아야 할 것이다. 그렇다 보니 구성의 곤란성 유무 판단이 쉽지 않은 사건에서 구성의 곤란성 판단을 효과와 결부시켜 발명의 효과가 우수하면 구성의 곤란성이 있다고 보고 효과가 우수하지 않으면 구성의 곤란성도 없다고 보는 경향이 큰 것 같다.
 

발명이 효과는 우수하나 구성의 곤란성이 없는 경우
 

 발명이 효과는 매우 우수하지만 구성의 곤란성이 없음이 자명한 경우 진보성이 인정될 수 있을까? 위에서 보았듯이 진보성은 구성의 곤란성을 중심으로 판단하기 때문에 구성의 곤란성이 없음이 명백하면 이론적으로는 진보성이 부정된다고 보아야 하나 실무적으로 효과가 현저히 우수한 발명의 진보성이 부정되는 경우를 찾기는 쉽지 않다. 발명의 효과가 진보성 판단에 미치는 영향과 관련하여 일본에서는 발명이 효과가 우수하면 구성의 곤란성과 무관하게 진보성이 인정되어야 한다는 견해를 “효과의 독립설”이라고 하고, 진보성은 구성을 중심으로 판단하는 것이기 때문에 효과는 구성의 곤란성이 명백하지 않은 경우에 참고될 수 있을 뿐 효과가 우수해도 구성의 곤란성이 없으면 진보성이 인정되지 않는다는 견해를 “효과의 2차적 고려설”이라고 한다고 하는데, 일본 특허청 심사기준이나 판례에서는 어느 한 설로 정립되어 있지 않다고 한다.​4) 미국의 경우 화학분야가 아닌 다른 기술분야에서는 발명의 효과가 현저해도 구성의 곤란성이 없다는 이유로 진보성이 부정된 사례가 적지 않다고 한다.​5) 우리나라는 어떤가? 대법원 판례 중에 “기술적 구성이 곤란하지 않다고 하더라도 종래 알려지지 않은 놀랄만한 효과가 있는 경우에는 진보성이 긍정될 수 있다”고 판시함으로써 효과의 독립설을 지지하는 것으로 보이는 판례가 있으며,​6) 같은 취지의 다른 대법원 판례도 있다.​7) 특히 구성으로부터 효과를 유추하기 어려운 화학분야 발명의 경우 효과가 우수하면 거의 대부분 구성의 곤란성도 인정되기 때문에 화학분야 발명에 대해서는 실질적으로 효과의 독립설이 적용되고 있다고 볼 수 있을 것 같다. 그러나 우리나라도 일본과 마찬가지로 효과의 독립설이 확립되어 있다고 단정적으로 얘기하기는 어려워 보인다. 진보성은 구성의 곤란성을 중심으로 판단하기 때문에 구성의 곤란성이 없음이 명백하면 이론적으로는 진보성이 부정된다고 보아야 하기 때문이며 이에 동조하는 견해도 있다.​8)
 

 그렇다면 효과가 현저히 우수함에도 불구하고 구성의 곤란성이 없다는 이유로 진보성이 부정될 수 있는 경우는 어떤 경우일까? 유럽에서는 “발명이 과제 해결을 위해 택할 수 있는 여러가지 선택지가 존재하는 것이 아니라 발명의 구성에 도달하는 것 외에 다른 대안이 없음이 자명한 경우에는 그 결과 나타난 효과가 예상치 못한 정도라고 하더라도 이는 단순히 부수적으로 얻어진 효과(bonus effect)에 불과하여 진보성 인정의 근거가 되지 못한다”고 본 유럽특허청 심판원 심결이 있으며,​9) 이와 동일한 취지의 국내 견해도 있다.​10) 또한 발명이 선행발명과 비교하여 유리한 효과를 갖고 있더라도 통상의 기술자가 발명의 구성에 쉽게 상도할 수 있다는 것이 충분히 논리적이면 발명의 진보성이 부정될 수 있다는 견해도 있다.​11) 이러한 견해는 결국 발명이 우수한 효과를 갖고 있어도 구성의 용이함을 누구도 반박하기 어려울 정도로 논리적으로 명백하게 입증하는 경우에는 진보성이 부정될 수 있다고 보는 것이라 생각된다.


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