​[본 판례의 참고점]

성질 또는 특성으로 기재된 물건발명의 청구범위 해석방법

[주요 판시사항]

성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으나 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있다(대법원 2004. 4. 28. 선고2001후2207 판결 등 참조).

[주요 판결요지]

특허권자인 원고가 피고의 실시행위에 대해 특허권의 침해를 주장하며 침해금지 및 손해배상청구를 한 사건에서,

피고가 “① 보정 및 정정시 특허청구범위의 명세서나 도면에 기재된 사항의 범위를 넘어 신규사항이 추가되었고, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당하여 정정이 부적법하고, ② 기재불비의 사유가 있으며, ③ 우선일 전 공연히 실시되어 신규성이 없고, ④ 진보성이 부정되어 무효이다. 따라서 특허가 유효함을 전제로 한 원고들의 이 사건 청구는 권리남용에 해당한다”는 항변을 하였다.

이에 법원은 “특허의 청구범위를 실질적으로 변경하는 내용으로 정정된 것이라 하더라도 정정의 무효심판에서 그 위법 여부를 다툴 수 있음을 별론으로 하고 정정된 특허발명을 당연무효라고 할 수는 없다(대법원 2003. 1. 10. 선고, 2002후1829호 판결 등 참조).”는 이유로 전술한 ①주장을 배척하였고, 이 사건 특허발명은 ②기재불비 및 ③신규성에 위배되지 않으나, 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 될 것이 명백하므로 원고의 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 판시한 사건.

[코멘트]

​사안은 특허권 침해와 관련된 소송에서 무효의 항변이 받아들여져 권리남용으로 배척된 사건이었으나 이에 대한 특별한 판례문구는 없었습니다.

다만, 위에 기재된 판례문구는 이 사건 특허발명의 진보성을 판단하기 위한 기준으로 인용된 것입니다.