조현중 특상디
[특허판례] [특허법원판례] 2018. 6. 29. 선고 2017허3522 특허법 제42조 제4항 제1호 판단
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[본 판례의 참고점]
청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침 되는지 여부
[주요 판시사항]
특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이
발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한
설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 그 취지가
있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된
사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조), 그 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한
것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니
된다(대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 참조).
또한 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할
수 있다면 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결참조).
(판례의 태도) 특허법
제42조 제4항 제1호가
정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을
기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야
하고, 그 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그
발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.
또한 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할
수 있다면 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다.
(검토) 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 그 취지가 있다. 한편 특허법 제42조 제3항 제1호는 특허청구범위에 기재된 발명의 기술적 내용과 범위를 명확히 하고자 하는데 그 취지가 있는 바(대법원2003후2072 판결참조), 판례의 태도는 타당하다.
[주요 판결요지]
이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제29조 제2항의 거절이유로 거절되었고 이에 원고는 거절결정불복심판을 청구했으나 기각되어 불복한 사건에서,
뒷받침 요건을 충족하는지 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의
입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 할 것인데, 문제가 되는 청구항에 대응되는 사항이 모두 발명의 설명에 기재되어 있으며, 약리데이터
등이 기재된 시험례 또는 이에 대신할 수 있는 구체적인 기재가 있는 경우에만 청구항 1이 발명의 설명에
의해 뒷받침된다고 할 것은 아니므로 특허법 제42조 제4항
제1호의 특허요건을 만족한다고 판시하였으며,
진보성이 부정되는 일부청구항에 대해서도 진보성이 만족되므로 거절결정불복심판의 심결을 취소하고 원고의 청구를 인용한 사건.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다.