조현중 특상디
[특허판례] [특허법원판례] 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 직무발명 보상금
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2018나1176.pdf
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[본 판례의 참고점]
종업원의 직무발명보상금을 기각한 사례
[주요 판시사항]
1. 구 특허법 제40조
제2항(현 발명진흥법 제15조
제6항)은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우
종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록
규정하였는데, 같은 법 제39조 제1항(현 발명진흥법 제10조
제1항)에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그
특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가
얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적․배타적으로
실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다(대법원
2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결
참조).
한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익․비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을
의미하는 것은 아니므로 수익․비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한
이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조․판매하는
제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기하여
경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에
의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28.
선고 2009다75178 판결 참조).
회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다면, 회사가
직무발명 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적․배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고
2009다26840 판결 참조).
한편, 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적․배타적
이익이 있는지를 판단하기 위해서는, 먼저 ① 피고가 이 사건
직무발명을 실시하였는지, ② 이 사건 직무발명에 특허무효 사유가 있는지 및 ③ 이 사건 직무발명의 대체기술이 존재하는지에 대해서 살펴볼 필요가 있으며, 그러한
전제로서 이 사건 직무발명의 청구범위의 기술적 의미 내지 기술적 범위를 확정할 필요가 있다.
(판례의 태도) 회사가
실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도
그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다면, 회사가 직무발명 실시로 인하여 무상의 통상실시권을
넘는 독점적․배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없다.
한편, 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적․배타적
이익이 있는지를 판단하기 위해서는, 먼저 ① 피고가 이 사건
직무발명을 실시하였는지, ② 이 사건 직무발명에 특허무효 사유가 있는지 및 ③ 이 사건 직무발명의 대체기술이 존재하는지에 대해서 살펴볼 필요가 있으며, 그러한
전제로서 이 사건 직무발명의 청구범위의 기술적 의미 내지 기술적 범위를 확정할 필요가 있다.
(검토) 발명진흥법
제15조 제6항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는
경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록
규정하였는데, 여기에서의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적․배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을
이익을 의미한다.
또한 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익․비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을
의미하는 것은 아니며, 사용자가 제조․판매하는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도
그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써
그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 사용자의 이익으로 평가할 수 있는 바, 판례의 태도는 타당하다.
2. 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 독점적․배타적 이익이 존재한다는 점에 대한 증명책임은 직무발명보상금을 청구하는 원고, 즉 종업원에게 있다.
[주요 판결요지]
원고가 이 사건 직무발명에 대하여 피고에게 보상금을 청구했고,
이에 대해 피고가 이 사건 직무발명으로 인하여 독점적․배타적으로
실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익(이하 ‘이
사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적․배타적
이익’이라 한다)을 인정할 수 있는지 여부가 주요 쟁점이
된 사건으로서,
① 피고가 이 사건 직무발명을 실시하지 않았으며, ② 이 사건 직무발명에 신규성 또는 진보성
결여라는 특허무효 사유가 존재하고 및 ③ 이 사건 직무발명의 대체기술이 존재하는 바, 원고의 보상금청구를 기각한 사건.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다.