l 사건 개요 및 판시 요지

원고는 이 사건 특허발명에 대하여 마쿠쉬 청구항인 청구항 3의 실시가능성 및 뒷받침 요건 결여의 기재불비와 진보성 부정을 근거로 무효심판을 청구하였는데 특허심판원은 이를 기각하였다.

먼저 실시가능성 요건은 통상의 기술자가 출원 당시 기술수준을 바탕으로 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해 및 재현할 수 있으면 충족된다. 그런데 케톤 화합물 등을 출발 물질로 하여 옥심 화합물 및 옥심 에스테르 화합물을 제조하는 것은 공지기술로, 통상의 기술자는 이를 바탕으로 명세서에 기재된 옥심 에스테르 등의 제조방법을 따라 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 것이다. 

다음으로 뒷받침 요건은 출원 당시 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 보기에 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있을 경우 충족된다. 이 사건 특허발명 명세서에는 청구항 3의 화학식 1 과 그 각 치환기가 모두 제시되어 있고 청구항 3의 화합물이 속하는 옥심 에스테르 화합물의 일반적 제조방법이 기재되어 있다. 또 그 실시 예에 청구항 3에 해당하는 구체적 화합물도 제시되어 있다. 따라서 이 사건 특허발명은 뒷받침 요건도 충족한다.

마지막으로 이 사건 특허발명은 그 진보성이 부정되지 아니한다. 원고는 대비 대상으로 역시 마쿠쉬 형식으로 기재된 선행발명 1(옥심 에스테르 광개시제)의 보호범위에 속하는 화합물 1과 실시 예 22를 제시하였다. 선행발명 1은 동일한 기술분야에 속하며 통상의 기술자는 선행발명 1에 나타난 치환기를 변경하여 이 사건 특허발명 청구항 3에 도달하고자 할 충분한 동기가 있다. 다만, 선행발명 1과 청구항 3은 옥심 구조 탄소에 결합된 치환기(수소/알킬, 차이점 1), 케톤기 좌측의 치환기(페닐기/헤테로아릴, 차이점 2)에서 차이를 보인다. 그런데 차이점 1은 우선권주장일 전에 공지된 문헌들에 이미 수소와 알킬이 모두 나타나 있어 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는 반면 차이점 2의 케톤기 좌측의 치환기를 페닐기에서 헤테로아릴로 치환할 동기나 암시는 선행발명 1에서 찾아볼 수 없고, 기술수준과 기술상식 등에 비추어 보더라도 통상의 기술자가 이를 용이하게 치환할 수 있다고 볼 만한 사정을 찾을 수 없다. 따라서 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다 볼 수 없다.