[본 판례의 참고점]

문언침해사건에서의 자유실시기술항변

[주요 판시사항]

문언침해건 균등침해건 사건의 유형에 관계 없이 자유실시기술의 항변은 가능함. 

[주요 판결요지]

특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 등록된 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이다. 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 소급적으로 소멸한다.

특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 

특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다. 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다.

그러나 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

[코멘트] 

얼마전에 2차 관리반에서 출제한 쟁점인데, 대법원 판례가 나왔으니, 내년 2차 시험 출제 가능성 매우 높습니다.

자유실시기술항변은 독일에서 건너온 논리로서, 독일에서는 균등침해에서만 자유실시기술항변을 적용한다고 합니다. 이에 우리나라에서도 특허법원이나 일부 교수님의 기고문에서는 자유실시기술항변을 균등침해 사건에서만 적용하고, 문언침해 사건에서는 적용하지 말자는 의견이 있었으나,

대법원에서 구분하지 말 것을 천명하는 판결이 나왔습니다.

대법원 판결문을 보면 명분이 단지 자유실시기술항변은 합리적인 분쟁해결 도모에 유용하니, 가리지 말고 문언침해에서도 적용하라는 것인데, 논리가 조금 빈약하니까, 여기에 덧붙여서

독일에서 자유실시기술항변을 문언침해 사건에서 적용하지 않는 명분과 함께 우리나라의 상황을 비교하며 잘 정리하시면 2차 시험에 출제되었을 때 상당히 풍부한 답안지 작성이 가능할 것입니다.

1차와 2차 모두 아주 중요한 판례이니 잘 숙지하시기 바랍니다.