[본 판례의 참고점]

거불심 심결취소소송 심리범위 쟁점

[주요 판시사항]

거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당하는지 여부(적극)

[주요 판결요지]

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절 이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판 절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제 170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의 견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단 계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아 야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로 소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니 하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등). 나. 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선 행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 ‘주(主) 선행발명’이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차 이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상 의 기술자’라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복 하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.  

그런데 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계 에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원 발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이 미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.  

[코멘트]

​☞  이 사건 제1항 발명을 대비함에 있어서, 이 사건 거절이유는 주선행발명을 선행발명으로 채택한 반면, 이 사건 피고주장사유는 주선행발명을 종래기술로 변경한 사안임