조현중 특상디
[특허판례] [특허법원판례] 2017. 4. 20. 선고 2016허8490 의식적제외
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[본 판례의 참고점]
의식적제외에 관한 사안임
[주요 판시사항]
출원과정에서 청구범위를 감축하는 보정이 있었다면 그 사정만으로 감축 전의 발명은 무조건 의식적으로 제외된 것으로 볼 수 있는지 여부(소극)
[주요 판결요지]
특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고,
특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 등 참조).
[코멘트]
특허발명이 A+b1+C 이고, 확인대상발명이 A+b2+C 인 관계에서,
최초 청구항은 A+B+C 었으나(예컨대 B 가 b1, b2 를 포함하는 관계라고 본다),
신규성, 진보성 등의 출원경과에서의 거절이유지적 이후
청구항을 A+b1+C 로 보정하여 특허등록이 된 상태일 때
A+b2+C 는 의식적으로 제외된 것으로 볼 수 있는지가
쟁점이 된 사안이라고 볼 수 있다.
이에 대해 법원은 아래와 같이,
"출원경과에서 신규성, 진보성 부정 사유로 사용된 인용발명 1 내지 4 어디에도 이 사건 제1항 발명 구성요소 6 의 제1,2 나사부를 갖고, 상부체 및 하부체와 나사, 볼트 결합하는 구성이 나타나 있지 않고, 피고가 구성요소 6 과 균등관계에 있는 구성을 권리범위에서 제외한다는 의견을 제시한 바도 없다.
그러므로 삭제된 청구항 6 과 거절이유통지가 없었던 삭제된 청구항 7 을 결합하여 청구범위를 감축하는 보정을 하였다는 이유만으로 구성요소 6 과 균등관계에 있는 구성요소를 의식적으로 제외하였다고 볼 수는 없다."
라고 판시한 사건이다.
이어서 확인대상발명이 특허발명의 구성 일부를 치환했다 하더라도, 과제해결원리가 같고, 실질적으로 작용효과가 동등하며, 통상의 기술자라면 쉽게 치환할 수 있는 내용으로 보아, 균등침해로 결론을 내렸다.
이 판례와 같이 출원 과정에서 청구범위를 감축했다는 이유만으로는 감축 전에 포함되어 있었던 발명을무조건 의식적제외된 것으로 보아서는 안 된다.
거절이유의 극복을 위해 삭제된 명분이 있는지를 보아야 하며, 이는 신규성, 진보성의 거절이유라면 신규성, 진보성의 지적의 근거가 된 선행발명과 대비를 해보아야 하고, 특히 출원인이 제출한 의견서 등을 면밀히 검토해야만 한다.
단순하게 청구범위가 감축되는 보정이 있었다는 사정만으로는 의식적 제외를 적용하기 힘들다.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다.