안녕하세요, 조현중입니다.

2020. 6. 9. 개정된 특허법 제128조 제2항 및 제3항과 관련하여 다음과 같이 정리드립니다.

- 다음 -​

1. 개정 전 특허법 제128조 제2항 및 제3항 산정방법 관련 한미 지재 컨퍼런스 소개

2013. 10. 한미 특허 관련 판사님들이 모여 컨퍼런스를 개최했습니다.

여기서 고려대 조영선 교수님께서 '손해배상과 금지청구권' 관련 세미나를 진행하셨고 관련 모의재판을 실시했습니다(첨부파일 1 제5면).

해당 기사는 대한변협신문에서 다음과 같이 나왔습니다.

"한국과 미국의 손해배상액과 관련된 재판실무의 차이점을 짚어주는 손해배상과 금지청구권' 을 주제로 발표 및 토론이 있을 예정이다(http://news.koreanbar.or.kr/news/articlePrint.html?idxno=9722)."

즉 본 컨퍼런스에서는 한국의 손해배상액과 관련된 "재판실무"가 발표되었었습니다.

한미 지재 컨퍼런스는 양국의 "재판실무"를 보여주는 시간이었습니다.

2. 한국 손해배상액과 관련된 "재판실무" 모의판결문 결론

​위 모의재판에서 다뤄진 한국의 손해배상액 산정방식은 다음과 같았습니다(모의판결문 작성한 재판부: 당시 권택수 서울고법 부장판사, 강경태 판사, 한규현 특허법원 부장판사).

"{침해자 양도수량x특허권자 이익액 < (특허권자 생산능력-판매수량)x특허권자 이익액} - 침해행위 외의 사유로 판매불가 금액"

즉 당시 자료에서는(첨부파일 2 제18면, 제19면) 침해자의 양도수량(2,000,000개)보다 특허권자의 판매가능수량(생산능력-판매수량=1,000,000개)이 적어 특허권자의 판매가능수량(1,000,000개)을 추정수익으로 설정하셨고, 여기서 경쟁회사가 있었으므로 침해행위 외의 사유로 판매 불가 금액을 70/85 으로 설정(1,000,000개 중 70/85)하시어 이를 더 공제하고 나머지 15/85 만큼만 손해배상액을 산정하셨습니다.

3. 당시 "재판실무" 모의판결하신 권택수, 강경태, 한규현 판사님들 이력

권택수 판사님 - 2013 한미 지재 컨퍼런스 모의재판 재판장님, 특허법원 수석부장판사님 출신, 고려대학교 법학대학원 겸임교수(특허실무)

강경태 판사님 - 서울고등법원 고법판사님 출신, 한국특허법학회 이사

한규현 판사님 - 서울고등법원 부장판사님, 특허법원 부장판사님, 대법원 재판연구관 부장판사님

모두 특허 관련하여 현업에서 가장 유명하신 판사님들이었습니다.

4. 개정 전 특허법 제128조 제2항 및 제3항 

강의시간에 말씀드린 특허법 제128조 제2항 및 제3항 산정방법은 위 2013 한미 지재 컨퍼런스에서의 모의판결 자료를 반영한 것이었습니다.

5. 개정된 특허법 제128조 제2항

다만 2020. 6. 9. 개정된 특허법 제128조 제2항 제1호와 제2호는 침해자의 양도수량에서 침해행위 외의 사유를 공제하고 특허권자의 판매가능수량을 한계로 설정하고 있습니다.

제1호는 {(침해자 양도수량 - 침해행위 외의 사유) < 특허권자 판매가능수량} x 특허권자 이익액

제2호는 (침해자 양도수량 중 특허권자 판매가능수량 초과부분 + 침해행위 외의 사유) x 합리적 로얄티(단 로얄티 지급이 불가능한 수량 제외)

6. 답안지

답안지는 다음과 같이 작성하시면 충분합니다.

가. 개정 전 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 대해 2013 한미 지재 컨퍼런스 모의 판결문에 따르면 {(침해자 양도수량 < 특허권자 판매가능수량)} - 침해행위 외의 사유로 산정 가능하다.

나. 다만 최근 개정법에서는 [{(침해자 양도수량 - 침해행위 외 사유) < 특허권자 판매가능수량} x 특허권자 이익액] + [(침해자 양도수량 중 특허권자 판매가능수량 초과부분 + 침해행위 외의 사유) x 합리적 로얄티(단 로얄티 지급이 불가능한 수량 제외)]으로 산정 가능하다.

개정법은 손해액 범위 확대를 통해 중소, 벤처기업의 기술 보호를 강화하고자 한 것이 취지이다.

7. 개정된 특허법 제128조 제2항 소개 기사

개정법 이해를 위해 쉽게 풀어 쓴 기사를 아래에 발췌합니다(https://news.joins.com/article/23786431).

"현행 특허법에서는 특허권자의 제품 생산능력이 100개일 경우, 침해자가 1만개의 침해제품을 시장에 판매해도 특허권자는 생산능력을 초과하는 9900개는 손해배상을 받을 수 없었다.

하지만 개정 법률이 시행되면 나머지 9900개도 특허발명의 실시에 따른 실시료(로얄티)를 침해자로부터 추가로 배상받을 수 있다. 다시 말하면 특허권자의 생산능력 범위에 해당하는 생산량에는 이익을 본 만큼 전부 배상하고, 생산 능력을 초과하는 부분에는 제품마다 합리적인 실시료를 계산해 적용하도록 한 것이다. 특허청 관계자는 손해액 범위를 확대함에 따라 주로 특허 침해를 많이 당해왔던 중소·벤처기업이 혜택을 볼 것으로 예상한다고 말했다."
 

이상의 특허법 제128조 개정 관련 내용은 금일 기본서 밑줄 긋기 강의에서도 언급하였습니다만 곧 시간이 될 때 무료특강을 촬영하여 추가로 개정내용을 정리해드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

오늘도 힘내세요.