조현중 특상디
[상표판례] [특허법원판례] 2018. 7. 26. 선고 2018허2151 불사용 취소심판
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[본 판례의 참고점]
상표법 제119조 제1항 제3호의 ‘등록상표와 동일상표’ 판단
[주요 판시사항]
일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록 받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항(현 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항)은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 않은 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다. 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).
(판례의 태도) 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다.
(검토) 등록주의의 폐해를 시정하고 타인에게 상표선택기회를 확대하고자 하는 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정 취지에 비추어 보아, ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것인바, 판례의 태도는 타당하다.
[주요 판결요지]
등록상표인(첨부자료 참조)의 각 구성 부분들 중 영문자 부분 및 도형 부분은 그 배치 및 도안화의 특이성, 표장 전체에서 차지하는 비중 등을 고려할 때 이 사건 등록상표의 요부라고 할 수 있다.
그러나 원고의 실사용상표 중 
를 보면 이 사건 등록상표의 위 각 구성 부분들 중 요부에 해당하는 도형 부분을 아예 생략한 것일 뿐만
아니라, 한글 부분인 ‘두뇌로’에 가장 큰 비중을 두어 사용된 것으로서 영문자 부분에 가장 큰 비중을
두고 있는 이 사건 등록상표와는 확연히 다르고, 테두리에 영문자 부분 ‘DUNOERO'의 기재가 있기는 하지만 그 배치 등에 있어 한글 부분과 일체로 결합된 것으로 인식되지도 않는다.
또한 원고의 실사용 상표 중
은, 전체적인 형상이 이 사건 등록상표의 도형
부분과 유사한 도형 부분을 포함하고 있기는 하지만, 그 도형 부분이 문자 부분의 하단에 위치하는 등
이 사건 등록상표와 그 배치에 있어 큰 차이가 있고, 도형 부분 자체 내에서의 색채의
조합도 다를 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 위 각 구성 부분들 중 요부에 해당하는 영문자
부분을 아예 생략한 것이다.
나머지 실사용상표들인 
, 
,
은, 이 사건 등록상표의
요부에 해당하는 영문자부분 및 도형부분을 모두 생략한 채, 한글 부분 ‘두뇌로’만을, 그것도 이 사건 등록상표의 한글부분과는 다른 형태로 사용하고 있을 뿐이다.
따라서 실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다고 볼 수 없다고 판시하여 불사용취소심판의 인용심결에 대해 불복한 원고의 청구를 기각한 사건.
또한 이 사건에서 원고가 피고는 등록상표의 침해자에 해당하므로 피고의 심판청구는 권리남용에 해당한다고 주장하였으나, “등록상표권의 침해자라고 하더라도 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수는 없으므로, 등록취소심판청구가 심판청구권의 남용이라고 볼 수 없다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조).”고 판시하며 원고의 권리남용 주장을 배척하였다.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다!