[본 판례의 참고점] 

상표법 제34조 제1항 제13의 요건 및 ‘인식도’, ‘부정한 목적’의 판단 방법

[주요 판시사항]

등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호(현 제34조 제1항 제13호)에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데,

(1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,

(2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방 대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며,

(3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

[주요 판결요지]

원고의 등록상표: ‘BLACK HOLE(블랙홀)’ (지정상품: 모래시계, 타이머 등 및 초음파살충기, 전기살충기 등)

선사용상표들: ‘블랙홀’ ‘BLACK HOLE’ (사용상품: 모기 퇴치기, 모기 유인 퇴치기 등)

피고가 청구한 상표법 제34조 제1항 제13호를 이유로 한 무효심판이 인용되어 원고가 이에 불복하였으나,

(1) 피고는 2002. 5. 7. 무렵부터 선사용상표들이 표시된 모기퇴치기(이하 ‘피고 제품’이라 한다)를 생산하여 판매하여 온 점, 매출액, 광고비용 및 횟수 등의 거래실정 또는 사회통념에 비추어 보아, 선사용상표들은 등록상표의 출원일인 2013. 7. 3. 당시 국내 수요자들 사이에서 피고의 모기퇴치기 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다고 봄이 상당하다.

(2) 또한 선사용상표들은 제품의 우수한 효능을 강조하거나 암시하는 표장이고, 그 사용상품은 위와 같은 이미지가 매출에 중요한 영향을 미치는 제품이고 선사용상표들이 창작성이 낮다고 볼 수 없는 점, 원고는 등록상표를 출원하면서 선사용상표들의 사용상품과 동일‧유사하여 일반 소비자들로 하여금 출처의 오인‧혼동을 초래할 가능성이 높은 지정상품에 포함한 점, 모기 퇴치기(모기채) 등의 상품에 등록상표를 사용하였음을 증명하는 증거는 제출되지 않은 점, 등록상표와 선사용표장은 그 호칭 및 관념이 동일‧유사하여 유사한 표장에 해당한다는 점에서 부정한 목적이 인정되므로,

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는 것으로 보았다.