조현중 특상디
[상표판례] [특허법원판례] 2018. 8. 24. 선고 2017나2004 전용사용권 등록
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[본 판례의 참고점]
특허권의 전용실시권과 상표권의 전용사용권의 등록의 법적취급 차이
[주요 판시사항]
전용사용권을 설정등록하지 아니하였더라도 침해금지청구권을 행사할 수 있는지 여부(적극)
[주요 판결요지]
구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제56조 제1항 제2호는 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.’라고 규정하고 있었고,
구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며, 2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1조, 제3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012. 3. 15.(‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환’의 발효일) 후 설정․이전․변경․소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다.
위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 않는다고 할 것이다.
따라서 원고 타사키코리아는 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지․폐기청구권을 행사할 수 있다고 봄이 타당하다.
[코멘트]
참고로 특허권 관련 판례 중에도 독점적 실시권이라는 내용을 다룬 사건도 있습니다만(2017나2332 약가 인하 사건), 특허법에서는 판례를 떠나서 법령만 놓고 보면 전용실시권은 등록해야만 효력이 발생합니다(사견).
위 판례는 특허법과 상표법의 차이로 생각하시기 바랍니다(사견).
Comment List
서변님의 댓글
서변 Date:감사합니다!
zig님의 댓글
zig Date:감사합니다 :)
mjc님의 댓글
mjc Date:감사합니다
맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다!