명세서 기재불비의 경우 선원의 지위가 존재?

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미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것(대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 참조)임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절사유를 혼용할 수 있다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다." 

선원의 지위는 거절결정되는 경우 처음부터 없었던 것으로 봅니다(특허법 제36조 제4항).

이는 미완성 발명으로 거절되는 경우와 명세서 기재불비로 거절되는 경우 다르지 않습니다.

정확하게는 확대된 선원의 지위라고 표현해야 합니다.

확대된 선원의 지위는 선원의 지위와 얘기가 달라집니다.

확대된 선원의 지위는 거절결정되더라도 출원공개되었을 경우 나옵니다.

하지만 미완성발명에 한해서는 출원공개되었어도 확대된 선원의 지위를 인정하지 않겠다가 판례의 요지입니다.

판례도 미완성 발명과 명세서 기재불비의 차이점에 관해서는 91후1656 판결의 제29조 제3항의 선원의 지위를 언급합니다.

1차 기출문제 보시면 아시겠지만 선원의 지위와 제29조 제3항의 선원의 지위는 전혀 다른 표현입니다.

위 책도 제21면 등에서는 선원의 지위와 확대된 선원의 지위를 구분해서 사용합니다.

또한 기재불비는 하자 치유가 항상 가능한 것도 아닙니다.

변리사 실무 해봤다면 이렇게 언급할 수 없습니다.

예컨대 최초 명세서에 실시예가 있었어야만 명세서 기재불비 극복 가능한 사안에서 최초 명세서에 실시예 없었다면 극복이 어려울 수도 있습니다.

판례 표현도 그래서 명세서 기재불비는 보정으로 하자 치유 가능할 수도 있다고 표현하지, 하자 치유 가능이라고 표현하지 않고 있습니다. 하지만 이 둘은 뉘앙스가 매우 다릅니다.

그리고 각주 18번의 표 또한 의문입니다.

청구범위 전부에서 과제해결 불가와 청구범위 일부에서 과제해결 불가라는 표현도 어떠한 의미인지 파악되지 않습니다. 답안지에 쓸 수 있는 논리인지 의문입니다.

또 제29조제1항본문과 제42조제3항제1호와 제42조제4항제1호를 하나의 표에서 대비하고 있는데,

여기서 제42조제4항제1호는 다른 내용으로 이들과 대비대상 아니라고 생각됩니다.

공익적 목적으로 공론화합니다.

조금이라도 의문되는 사항 편하게 질문주세요.

개인적 견해 도와드리겠습니다.

시험 곧 다가옵니다.