진보성 관련하여 개인적 견해 올립니다.

I. 진보성 판단 순서 관련

1. 교재내용 

"1-2. 진보성 판단의 전제

대법원 판례는 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 진보성 판단에 앞서 신규성 판단이 선행되는 것이 순서라 한다."

라고 되어 있는데, 이는 진보성 판단 순서가 아닙니다.

2. 제48회 기출문제

(1) 진보성 판단의 일반적인 순서를 제시하고, 그 중 '용이도출(용이하게 발명할 수 있는지)' 여부의 판단방법을 구체적으로 설명하시오. (15점)

보시는 것처럼 진보성 판단순서는 15점으로 출제된 기출문제입니다. 

그리고 위 설문에서 "일반적인 순서를 제시하고, 그 중 용이도출" 이란 문장을 보시면 진보성 판단 순서란 신규성 먼저 판단하는 것을 말하는 것이 아니라, 용이도출이라는 내용이 포함되는 것을 말하는 것임을 알 수 있습니다.

3. 올바른 내용

진보성 판단 순서란 "신규성 판단이 선행되는 것"이 아니고, "청구항 특정하고, 선행발명 특정하고, 대비한 다음, 용이도출 여부를 판단"하는 것을 말합니다. 이건 변리사 일을 해본 사람이라면 기본 중의 기본입니다.

위 48회 기출문제는 심사기준 내용 그대로 출제한 쉬운 문제입니다.

이 문제는 심사기준 내용대로 판례를 썼어야 점수 잘 나왔을 것입니다.

하지만 공부내용이 벗어나면 쉬운 문제도 작성방향이 어긋날 수 있고, 점수를 보장 받지 못할 수도 있습니다.

II. 대비

"2-5. 대비 ② 선행발명 조합 가부 - 가능"

이라고 되어 있는데, 조합이 2이상의 선행발명 결합을 말하는 것 같습니다만, 결합은 "대비" 항목에서 하는 것이 아닙니다.

신규성과 달리 진보성은 2이상의 선행발명 결합으로도 평가할 수 있습니다.

그렇다 하더라도 대비까지는 신규성과 동일하게 1:1로 합니다.

그래서 판례 문구 보시면 "주선행발명" 이란 것이 등장한 것입니다.

진보성도 대비는 주선행발명과 1:1로 대비합니다.

마지막 용이도출 여부의 판단단계에서 추가 선행발명을 더 결합해 용이도출 여부를 평가할 수 있는 것입니다.

내용이 조금 다릅니다.

선행발명 결합 가부는 대비항목에 있을 것이 아니라, 용이도출 항목에 있어야 합니다.

시험에서도 "대비" 만 묻는다면 선행발명 결합 가부를 기재할 것이 아니라, 파라미터 발명과 같이 대비와 관련한 특유 쟁점을 기재해야 좋은 점수 받을 수 있다고 생각합니다.

III. 통상의 기술자 

1. 수?

​개인적 견해 말씀드립니다. 이런 내용 1,2차 시험에 출제된 적 없습니다.

수라는 것은 진보성 업무할 때 일반적으로 등장하는 개념 아닙니다.

2. 국적?

"(2) 비판 특허법은 국내산업을 위한 것인바, 선행기술의 범위가 국제주의임과는 별개로 통상의 기술자의 기술수준은 국내주의를 따라야 한다는 견해가 있다."

라고 되어 있는데, 위 문장 전혀 처음 듣습니다. 출처가 어떤 교수님이신지 질문하셔야 할 것 같습니다. 만약 답변하지 못한다면 본인이 만든 견해일 가능성도 배제할 수 없다고 생각됩니다. 

수업시간에 설명드린 것처럼 이미 심판원과 특허법원은 진보성 평가할 때 통상의 기술자로서 미국 의사 불러서 통역관 존재 하에 증인신문합니다.

매우 낯선 문장입니다.

IV. 선행발명 특정

"0. 전제 

대법원 판례는 진보성을 판단함에 있어서는 적어도 선행기술의 범위와 내용에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다고 한다.

1. 선행기술의 범위

(1) 기술분야 고려"

라고 되어 있는데, 개인적으로 의문입니다.

판례에서 말하는 선행기술의 범위란 선행기술 특정에 관한 내용이지, 기술분야에 관한 것이 아닙니다.

기술분야란 아래 판례와 같이,

"특허법 제29조 제2항에서 정한 '그 발명이 속하는 기술분야'의 의미 및 특허발명이 이용되는 산업분야와 다른 산업분야의 비교대상발명을 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있는 경우"

선행기술로 삼을 수 있는 대상인지를 평가하는 것이지, 선행기술로 삼았을 때 그 선행기술의 범위와 내용을 특정하는 것이 아닙니다.

이것도 문제가 자세히 출제된다면 어떻게 개념을 이해했느냐에 따라 답안지 방향성이 달라질 수 있다고 봅니다.

다시 정리드립니다.

범위란 수업시간에 말씀드린 것처럼 기술분야가 아니고, range 를 말합니다.

내용이란 말 그대로 어떠한 내용인지를 말합니다.

range 를 고려하는 것은 선행기술에 상위개념적 표현이 있을 수 있기 때문입니다.

그리고 range 와 내용은 모두 선행기술에 어떠한 기술들이 공지되어 있었다고 볼 수 있는지 선행기술을 특정하는 것을 말합니다.

선행발명 특정, 선행기술 해석은 시험에 출제될 수 있는 중요한 쟁점입니다.

1차 시험에는 다수 출제되었습니다.

선행발명 특정, 선행기술 해석 문제가 출제되면 기술분야를 쓸 것이 아니라, 해석과 관련된 판례를 써야 한다고 생각합니다.

특히 자세히 작성하고자 한다면, 사례집 핸드북에 있는 것처럼 GABA 레벨 사건(특강에서 교수님께서 '가설'이라고 표현하신 사안), 유방암 임상시험모집공고 사건, exciting 의 GIST 사건을 언급해주어야 좋은 점수가 나올 것입니다. 기술분야가 아닙니다.

V. 선택발명

선택발명 쪽 질문주셨는데 거기에 이렇게 기재되어 있습니다.

"3. 진보성 판단방법

(1) 종래 판례

종래 대법원 판례들은 라세미체와 광학이성질체 사건 등에서 효과의 현저성이 있어야 진보성이 인정될 수 있다고 판시하고 있었다."

하지만 잘못 알고 있는 것 같습니다.

라세미체는 저희 제약사건의 기술인데, 법원이나 심판원에서 라세미체를 선택발명 부류로 언급하지 않습니다.

결정형도 마찬가지입니다. 결정형을 선택발명이라 언급하지 않습니다.

용법용량도 그렇습니다. 용법용량을 선택발명이라 하지 않습니다.

때문에 선택발명 답안지를 작성하면서 라세미체를 언급하면 교수님께 좋은 인상을 받지 못할 수 있습니다.

라세미체와 선택발명의 개념을 정확히 구분하지 못한다고 인식될 가능성 배제할 수 없습니다.

그리고 

"4. 발명의 설명 기재

(1) 종래 대법원 판례

(2) 최근 특허법원 판례"

여기도 개인적으로 의문입니다.

선택발명은 거의 다 제가 하고 있는 제약분야 사건입니다.

제가 상당히 많이 담당하고 있고, 다파글리플로진 선택발명은 심판업무도 제가 서류 작성한 사건입니다.

하지만 개인적으로 이해되지 않는 분석들입니다.

어떤 점을 의미한 문장들인지 매우 자세히 질문해보셔야 할 것 같습니다.

그리고 

"2-1. 일원설 vs 이원설"

여기도 매우 의문입니다.

질문 많이 하시고, 근거가 무엇인지 꼭 물어보셔야 할 것 같습니다.

선택발명 사건 심판 담당자입니다만, 전부 이해되지 않습니다.

저번 균등범위에 이어, 이번 진보성도 기출된 사안들입니다. 2차 시험에 출제된 기출문제입니다.

익명카톡방, 익명게시판에 의해 피해보지 않으시도록

수험생분들 위해 공론화하고 있습니다.

gs, 교재, 강의내용 조금이라도 의문되는 부분 있으시면 편하게 질문주시기 바랍니다.

비밀글로 해당 내용 캡쳐해서 질문남겨주시면 됩니다.

공익적 목적으로 공개토론하겠습니다.

시험 곧 다가옵니다.