조현중 특상디
[질의] [판례] 2012후3121
[判例(2012후3121)]
심사관이 기재불비가 있다는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어진 사안에서, 이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 제1항 출원발명의 구성 간의 결합관계를 한정하여 더 구체화한 것으로 보일 뿐, 그 청구항이 보정으로 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지 아니한다. 그렇다면 이 사건 제1항 보정발명에 대한 심사결과 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 이는 이 사건 보정에 따라 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, (이하 생략)
[심사기준(p5332)]
기재불비만으로 통지한 거절이유에 대한 보정으로 청구항이 확장됨으로써 신규성 또는 진보성의 거절이유가 발생한 경우, 보정에 의해 선행기술을 다시 찾아 심사해야 하기 때문에, 그 거절이유가 같은 청구항 번호에 존재하는 거절이유라도 최후거절이유를 통지해야 한다.
[질문-1]
1) [최초 청구항] A+B+C
2) [의견제출통지서] C에 기재불비 있음
3) [보정 청구항] A+B
4) 보정 청구항 A+B에 대해 심사시, D1에 의해 신규성 거절이유가 있을 때, 이와 관련하여
(1) 판례(2012후3121)에 따라, A+B+C가 A+B로 보정된 것은 청구항이 신설되거나 신설에 준하는 정도로 변경된 것으로 볼 수 없으므로 최초통지해야 하는 것인지요?
(2) 심사기준에 따라, A+B+C가 A+B로 보정된 것은 보정으로 청구항이 확장된 것이고 이에 의해 신규성 거절이유가 발생한 것이므로 최후통지해야 하는 것인지요?
참고로 [최초 청구항(A+B+C)] 당시에 설령 심사관이 D1(A+B)의 존재를 알고 있었다고 하더라도, C 때문에 해당 청구항에 대해 D1(A+B)에 의한 신규성 거절이유를 최초의견제출통지서로 통지할 수는 없는 상황임.
[질문-2]
만약 최후통지해야 하는 것이라면, A+B+C가 A+B로 보정되는 것은, 청구항 신설은 아니나 청구항 신설에 준하는 정도로 변경된 것으로 보면 되는 것인지요?
감사합니다.
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 글쎄요..
판례도 취지는 심사관이 보정 전 청구항에서 심사할 수 있었던 거절이유라면 단지 기재불비 극복의 보정이 있었다는 이유만으로 보정에 의한 새로운 거절이유로 보지 말라는 것입니다.
중급강의에서 자세히 소개합니다만, 과거에는 기재불비 극복의 보정이 있으면, 무조건 보정 후 발명은 보정 전 발명과 다르다고 보는 경향이 있었습니다.
이 상황은 논리적으로 보자면 만약 D1 으로 A+B+C 에 대해서는 신규성 거절이유를 통지할 수 없었고, A+B 에 대해서만 신규성 거절이유를 통지할 수 있는 상황이라면, 최후로 거절이유 통지하더라도 크게 문제는 없어 보입니다(다만 실무는 명백히 최후인 상황이 아닌 이상 심사관님들께서는 왠만하면 최초로 통지해주시고 있습니다).
일단 심사기준에서 말하는 "보정으로 청구항이 확장됨으로써 신규성 또는 진보성의 거절이유가 발생한 경우" 이것과 판례의 "신설에 준하는 정도" 는 비슷한 뜻입니다.
판례와 심사기준이 서로 배치되는 것은 아닙니다.
예전에는 배치되는 부분이 있었습니다만, 판례가 나온 이후로 삭제되었습니다.
또한 위에서 설명한 것처럼 판례와 심사기준의 취지도 서로 동일합니다.
2. 참고로 심사기준에는 질문자님이 질문주신 상황이 아니라.., 보정 전 A+B+C, 보정 후 A+B+D 사례만 있는 것 같습니다만^^
3. 그렇습니다.
이 경우도 신설에 준하는 경우로 볼 수 있을 것 같습니다(사견).^^
화이팅입니다.
거의 다 왔습니다.
조금만 힘내세요.
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