조현중 특상디
[질의] [판례] 2011후3643 관련 질문입니다.
[판례] 2011후3643
정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다.
[판례] 2010허8832
특허무효심판절차 내의 정정청구에 있어서 그 청구의 취지의 일부인 정정명세서 등을 보정하는 경우에는 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하고, 보정으로 인하여 새로이 정정사항이 추가되거나 정정된 특허청구범위가 확장, 감축, 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정청구의 요지를 변경하는 것으로 허용되지 아니한다.
2011후3643/2010허8832 및 실전GS 6회 [문제-3] 설문(1)-3) 관련 문의드립니다.
[질문-1]
(1안) 2011후3643에 따르면, "당초 정정사항을 삭제"하는 것은 적법한 정정보정으로서 인정됩니다.
여기서 "당초 정정사항을 삭제"를 "문언적"으로 해석하면,
(1) 당초 정정사항 중 올바른 것을 삭제
(2) 당초 정정사항 중 잘못된 것을 삭제
의 (1),(2) 모두로 폭넓게 해석됩니다.
즉 "문언적"으로 본다면 당초 정정사항에서 올바른 것이든 잘못된 것이든 다 삭제할 수 있다는 것이고,
이에 비추어 당초의 정정사항이 모두 올바른 것이었으나 그것들을 모두 삭제하는 정정보정을 한다면
이는 결국 정정보정으로 정정의 취하 효과까지도 누릴 수 있다는 식으로 까지도 해석됩니다.
(2안) 그런데 이와는 달리,
2011후3643 사건의 하급심인 2010허8832에 따르면, 위의 "당초 정정사항을 삭제"와 관련하여,
"전체 정정사항 중 일부가 불인정될 경우에 불인정된 부분만을 삭제"라고 판시하고 있는 것으로 보이고,
이를 고려한다면,
"당초 정정사항을 삭제"란 위의 (1),(2)의 모든 경우를 말하는 것이 아니라,
(2)인 경우 중에서도 "잘못된" 정정사항이 "일부에만" 있을 때 그것을 삭제하는 보정만 가능하다는 뜻으로 해석됩니다.
실전GS 답안지(p11)에서도, 이러한 점을 고려해서인지 2011후3643의 "당초 정정사항을 삭제"라는 표현과는 달리,
"잘못된"이라는 문구를 추가하여, "당초 잘못된 정정을 삭제"라고 기재되어 있습니다.
(1안)과 (2안) 중 어느 것이 맞는지요?
[질문-2]
[질문-1]에서, 정정보정의 취지상 (2안)이 맞다고 가정하고 이하 질문하겠습니다.
"당초 잘못된 정정을 삭제"한다고 함은,
정정보정을 통해 잘못된 정정을 정정 전으로 되돌린다는 의미일 것입니다.
이에 따라 실전GS [문제-3]의 상황을 보면,
< 정정 전 >
[청구항 1]
특징 A+B를 갖는 표시장치에 있어서, 특징 A가 a1,a2 또는 a3인 표시장치.
[청구항 2]
제1항에 있어서, 특징 A가 a1 또는 a2인 표시장치.
[청구항 3]
제1항에 있어서, 특징 A가 a1인 표시장치.
< 정정청구 >
[청구항 1]
삭제
[청구항 2]
특징 A+B를 갖는 표시장치에 있어서, 특징 A가 a1 또는 a2인 표시장치.
[청구항 3]
제2항에 있어서, 특징 A가 a3인 표시장치.
인데, [청구항 3]에서 "a3"은 인용항인 [청구항 2]에 없는 것이므로 "잘못된 정정"에 해당합니다.
(참고로 바로 위의 밑줄 표현에 대해서는 의문점이 있으나, 이에 대해서는 [질문-4,5]에서 추가로 질문드리겠고,
일단은 위 밑줄대로 질문을 계속하겠습니다.)
따라서 특허권자는 잘못된 정정인 a3를 삭제할 수 있고, 이는 정정 전으로 되돌릴 수 있다는 의미(a3을 a1으로 되돌림)이므로, 아래와 같은 < 정정보정-P >를 할 수 있고, 심판부는 이러한 < 정정보정-P >는 요지변경이 아니므로 인정해야 할 것입니다.
< 정정보정-P >
[청구항 1]
삭제
[청구항 2]
특징 A+B를 갖는 표시장치에 있어서, 특징 A가 a1 또는 a2인 표시장치.
[청구항 3]
제2항에 있어서, 특징 A가 a1인 표시장치.
이러한 판단이 맞는지요?
[질문-3]
실전GS [문제-3] 설문(1)-3)에 따르면, 특허권자 甲은 아래와 같은 < 정정보정-Q >를 제출한 것으로 이해됩니다.
< 정정보정-Q >
[청구항 1]
삭제
[청구항 2]
특징 A+B를 갖는 표시장치에 있어서, 특징 A가 a1 또는 a2인 표시장치.
[청구항 3]
삭제
즉 실전GS [문제-3] 설문(1)-3)에서 특허권자 甲이,
< 정정보정-P >로 제출했으면 정정을 인정받을 수 있었는데,
< 정정보정-Q >로 잘못 제출([청구항 3] "삭제"는 정정 전의 [청구항 3] "제1항에 있어서, 특징 A가 a1인 표시장치"로 되돌리는 것이 아니므로)했기 때문에 ,
정정을 인정 받지 못하게 된 사안으로 이해하면 되는지요?
[질문-4]
[질문-2]관련, < 정정청구 >가 잘못된 이유에 대해,
GS강평시 [청구항 3]에서 "a3"은 인용항인 [청구항 2]에 없는 것이기 때문이라고 설명하셨고,
또한 GS 강평시의 설명과 같은 취지로, GS 답안지(p12)에서도 "a3이 청구항 2에 포함되어 있지 않음을 간과한 실수"라고 표현되어 있는데,
그 의미를 보다 분명히 알고 싶습니다.
제 생각에는, [질문-2]에서 < 정정청구 >가 잘못된 이유는,
청구항의 같은 번호끼리가 아니라 청구범위 전체를 기준으로 판단할 때,
정정 전 청구범위 range는 (a1 or a2 or a3)+B인데,
정정 후 청구범위 range도 (a1 or a2 or a3)+B여서,
이는 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 않은 기재의 정정 중 어느 것에도 해당하지 않으므로,
잘못된 정정이라고 설명되어야 할 것 같아서요.
정정이 잘못된다고 말하고자 한다면, 어떤 정정요건을 불만족했다는 것을 적시해주어야 할 것인데,
GS 답안지 표현대로라면은, 정정요건 중 어떤 요건에 위배되어 잘못됐다는 것인지에 대한 적시가 없는 것 같기 때문입니다.
이 점에 대한 설명 부탁드립니다.
[질문-5]
이것은 정정보정에 관한 질문은 아니고, 청구범위 해석에 관한 질문입니다.
[질문-2]에서 청구항은 아래와 같고, 이를 정정보정이 아닌, 그냥 최초 출원의 청구항이라 가정하겠습니다.
[청구항 2]
특징 A+B를 갖는 표시장치에 있어서, 특징 A가 a1 또는 a2인 표시장치.
[청구항 3]
제2항에 있어서, 특징 A가 a3인 표시장치
저는 위와 같은 청구항의 기재가 적법하다고 보는데, 맞는지요?
즉 [청구항 2]도 독립항이고, [청구항 3]도 독립항(비록 [청구항 2]를 인용하는 형식을 취하지만 구성요소를 치환("a1 또는 a2"를 "a3"로 치환)한 것이므로)으로 보아,
적법한 청구항 기재형식으로 볼 수 있다고 보입니다.
달리말해 [청구항 3]에 "제2항에 있어서"라고 기재되어 있으므로 [청구항 2]를 무조건 [청구항 3]의 종속항으로 취급해야 한다고 보고,
종속항은 독립항의 range 안에 있어야 하는데,
종속항인 [청구항 3]의 range가 독립항인 [청구항 2]의 range에 속하지 않으므로,
(즉, 종속항의 a3는 그 독립항에 속하지 않는 것이므로)
[청구항 3]에 42-4-2의 기재불비가 있다라고 보는 것은 틀렸다고 생각됩니다.
(참고로 이런 측면에서 [질문-4]에서 언급한 GS 답안지의 표현("a3이 청구항 2에 포함되어 있지 않음을 간과한 실수")이, 다소 오해의 소지가 있지 않나 싶어서요.)
제 생각이 맞는지요?
이상 5가지 질문입니다.
실전GS 6회 [문제-3] 설문(1)-3)의 강평/답안을 보고, 이해가 잘 안되는 점들 때문에 머리속이 뒤죽박죽해서...
효과적인 답변을 듣기 위해서는, 제가 뭘 모르고 있는지를 분명히 전달해 드려야 한다는 생각에 나름 최대한 정리해서 질문을 분설했습니다.
가능한 분설된 질문에 따라 답변을 해주시면 이해가 쉬울 것 같습니다.
긴 질문 읽어주셔서 감사합니다.
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 처음 받아보는 질문입니다만,^^
정정사항 삭제란 정정 전으로 돌아가는 것을 말하며,
예컨대 청구항 3 안에서 2 이상의 정정내용이 있을 때, 구분해서 일부만 정정 전으로 돌아가는 것도 가능한지는
명확한 판례는 없는 것으로 알고 있습니다.
실무에서는 "식별항목" 이라는 것으로 수정된 부분을 나눕니다.
이때 발명의 설명은 문단별로 식별항목이 구분되고,
청구범위는 청구항 별로 식별항목이 구분됩니다.
이에 판결문도 보시면 정정사항을 설명할 때
식별항목별로 정정된 내용을 설명하는 것을 볼 수 있습니다.
그래서 하나의 식별항목 안에서도 정정사항을 또 구분하는 것은 일반적으로 본 적은 없습니다..^^
당초 잘못된 정정이란 것이 정정사항 삭제의 의미입니다.
정정은 일체성이 있기 때문에, 일부라도 정정요건을 만족하지 않으면 전부 불허합니다.
이에 요건을 만족하지 않는 일부만 정정 전으로 되돌아가는 것을 허용한다는 것이
잘못된 정정의 삭제라고 보시면 됩니다.
2. 일단 질문주신 것처럼 판례가 상황을 나누어서 정정보정을 판시한 것은 저는 본 적이 없습니다.^^
질문주신 보정이 허용되는지는 판례가 명확하게 있는지는 모르겠으나
그러나 제 사견으로는 질문자님 생각과 비슷하게 충분히 다투어볼 소지는 있다고 생각됩니다.
정리하면 제 사견으로는 판례를 본 적은 없으니 "된다" 라고까지는 답변하기는 어렵고, 논리적으로는 타당할 수도 있으니 "될 가능성이 있을 수 있지 않겠냐" 정도가 되겠습니다(사견).
3. 그렇다고 볼 수 있겠습니다.
4. 둘 다 맞습니다.
다만 본 문제는 참고자료 판례를 참조한 것이고, 판례에서는 항을 인용하며 어떠한 구성을 한정하는 종속항으로 기재되어 있는데, 그 인용되는 항에 해당할 수 없는 구성이 기재되어 있어, 잘못이 있다고 판시합니다. 이 부분을 함께 참조한 것이라고 보시면 됩니다.
답안지 구체적 판단 및 결론 보시기 바랍니다.
정정사항이 감축, 오기정정, 명료화 중 어디에도 해당하지 않으므로 정정요건을 만족하지 않는다고 기재되어 있습니다.
5. 문장표현에 따라 다릅니다.
참고판례를 보시기 바랍니다.
어떤 의도로 질문한지는 이해됩니다.
청구항 3 이 독립항의 의도로 작성된 것이라면 질문자님 질문처럼 기재불비사유는 아닙니다.
하지만 종속항의 의도와 의미로 작성된 것이라면 기재불비에 해당할 수도 있습니다(언어의 모호함에 대한 다툼의 소지가 충분히 있을 수도 있습니다).
다만 GS 는 청구범위의 문장을 구체적으로 작성하지 않았기 때문에 언어의 모호함에 대한 상황이 상정되어 있지 않아 질문 주신 것처럼 기재불비가 없다고도 충분히 생각할 수 있으나,
본 문제는 참고자료 판례를 참조한 것이고,
따라서 문제에 "청구항 3 에 a3 가 포함된 것은 실수라고 주장했다" 는 점을 추가로 제시한 것입니다.
참고판례를 함께 읽어보시면 좀 더 자세한 사안을 이해할 수 있을 것입니다.
이 판례는 1차 중급강의와 2차 기출강의에서 자세히 다룬 판례입니다.
답안지의 실수는 문제를 보셔야 합니다.
문제에서 질문자님처럼 어떤 단서도 주지 않았다면
나서서 기재불비라고 단정적으로 말하는 것이 명료하지 않을 수도 있겠습니다만,
문제에서 명시적으로 "실수" 라는 단서를 제시했습니다.
만약 문제에서 "실수" 가 없고,
특허권자의 의도가 전혀 없었다면
질문자님 생각처럼 생각해도 괜찮습니다.^^
화이팅입니다.
거의 다 왔습니다.
조금만 힘내세요.
항상 응원합니다.
멤버들만의 비밀의 공간
깨끗한 24시간 독서실
인스티튜트제이
역삼독서실, 역삼스터디카페(강남역, 역삼역, 언주역)
문의상담: 플러스친구(인스티튜트제이 검색)/오픈카톡방/문자(010-6451-8973)
플러스친구: http://pf.kakao.com/_xghxngxl
오픈카톡방: https://open.kakao.com/me/institutej
홈페이지: http://institutej.com
블로그: http://blog.naver.com/jhj00367
인스타그램: http://instagram.com/jho_hj
동영상강의수강+코인노래방+세미나실+프라이빗룸
복합문화공간
인마이제이, IMJ
문의: 플러스친구(인마이제이 검색)/오픈카톡방/문자(010-6451-8973)
플러스친구: http://pf.kakao.com/_adxltj
오픈카톡방: https://open.kakao.com/o/sxYL5pkb
블로그: http://blog.naver.com/jhj00367
인스타그램: http://instagram.com/jho_hj