조현중 특상디
[질의] [법령]138조
[대상]
제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자ㆍ전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명ㆍ등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.[전문개정 2014. 6. 11.]
제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다. ③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다. ⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.[전문개정 2014. 6. 11.]
[키워드] 강제실시권
[질의]
1. 138조에 이용관계일때만 적용된다고 필기해놨는데 왜그런거였죠??ㅜ
2. 3항에서 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락한다는것은 후출원 특허권의 배타권자로서 허락을 하는건가요?
3. 2항에서 선출원권리자가 후출원권리자에게 통상실시권 허락해줬을때 그 허락해준 범위에서 선출원권리자는 사용못하나요?
4. (3번질문에서)선출원권리자가 사용할 수 있다면 왜 3항에서 또 실시허락을 구하죠? 사용할수 없다면 통상실시권이 아니고 전용실시권이어야하지 않나요?
감사합니다.
Comment List
웨그님의 댓글
웨그 Date:선등록자의 보호범위가 A이고 후등록자의 보호범위가 A+B인경우 후등록자의 A+B의 실시는 항상 선등록인 A를 실시(이용)해야하고 따라서 선등록자의 허락이 필요하다는 거에요!
통상실시권은 배타권이 아니기 때문에 허락한다 하더라도 특허권자는 스스로 실시할 수 있고 3항의 경우는 선등록자가 A+B를 실시하는 경우에는 후등록자의 보호범위인 A+B를 실시하는 것이기 때문에 허락이 필요하다는 거고요!
조현중님의 댓글
조현중아주 훌륭합니다.^^
실력이 좋으시네요!!
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 이용, 저촉관계일 때 적용하는 규정입니다. 특허법 제138조 제1항에 제98조에 해당하여 라는 문장이 있습니다.
2. 네, 이 부분이 다소 명료하지 않아 개정을 추진한 적도 있는데, 배타권자로서 허락하는 것이라고 보시면 됩니다. 사실 통상실시권 허락 받은 자는 후출원 특허권자나 전용실시권자 같은 배타권자만이 아니라 후출원 통상실시권자도 있는데, 통상실시권자는 남에게 실시권을 허락 할 수 없어 모순이 있지만, 후출원 배타권자가 허락하는 것이다라고 해석하시면 되겠습니다.
3, 4. 선출원발명이 A+B 이고, 후출원발명이 A+B+C 라고 하겠습니다. 선출원 권리자는 A+B 를 생산하고 판매할 수 있습니다. 후출원 권리자는 선출원 권리자에게 허락 받지 않으면 A+B+C 를 생산하고 판매할 수 없습니다. A+B+C 는 A+B 의 침해가 될 수 있기 때문입니다. 특허법 제138조 제1항은 A+B+C 의 생산과 판매가 가능한 범위에서 A+B 의 실시권을 허락해주는 것입니다. 단 실시권을 허락해줬다고 해서 선출원권리자가 A+B+C 를 실시할 수는 없습니다. A+B+C 의 실시를 위해서는 후출원 권리자의 허락을 받아야 하며 이것이 특허법 제138조 제3항입니다.
특허를 받으면 청구범위에 기재된 발명을 실시할 수 있습니다.
또한 특허를 받으면 청구범위에 기재된 발명의 문언범위, 균등범위, 간접범위에 대해 폭넓게 타인의 실시를 배타할 수 있습니다.
A+B 를 특허 받으면 A+B 를 실시할 수 있습니다만, A+B 만이 아니라 A+B+C 와 같이 A+B 를 이용한 발명에 대해서도 타인의 실시를 배타할 수 있습니다.
그럼 실시권과 배타권의 범위가 서로 다른 것인가?
이 부분에 대해 명확하게 그렇다라고 대답하기는 참 애매합니다만, 특허법 제138조의 상황은 약간 실시 가능한 발명과 배타 가능한 발명이 다를 수도 있는 상황이라고 보시면 되겠습니다.
사실 제138조가 법리적으로 완벽하지 않은 부분이 많습니다.
하지만 실무에서는 특별히 이슈가 되지 않아, 법을 개정하거나 다듬지 않고 있습니다.
화이팅입니다.^^
#제138조 #강제실시권 #제98조
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