조현중 특상디
[질의] [법령] 특허법 제 54조 5항, 최우선일에 관해 질문드립니다.
[키워드] 특허법 54조 5항, 54조 7항, 최우선일
[대상]
특허법 54조 7항에서, 5항에 따른 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 우선권주장을 추가할 수 있음을 규정하고 있습니다.
우선권주장을 추가하려는 경우에 있어서, “최우선일”을 정하는 때에 추가하려는 우선권 주장까지 포함해서 “최우선일”을 선정해야하는지 아닌지에 관해 의문이 있습니다.
사례를 가정해보면
A : 미국출원 (2016.1.1 출원)
B : 일본출원 (2016. 3.1 출원)
C: B출원을 기초로 우선권 주장 출원한 한국출원 (2016. 12. 1 출원)
이렇게 세 출원이 있고
C 출원이 출원시에 B 출원에대해서 우선권 주장을 했다고 했을때, A출원에 대해서 우선권 주장을 추가하려고 합니다
이 때 54조 5항에 따른 최우선일은 기존에 우선권 주장의 기초가 된 B출원이 "최우선일",인지 추가된 우선권 주장의 기초가된 A출원이 "최우선일"인지 궁금합니다.
제 개인적인 생각으로는
A와 B출원 모두 동시에 우선권 주장의 기초로 한 경우와 논리적 일관성을 유지하기 위해 A출원을 최우선일로 보는 것도 일응 타당하지만,
B출원을 최우선일로 보는 것이 더욱 타당하다고 생각합니다.
첫째로, 우선권 주장 추가의 적법 요건 중 하나가 최우선일로부터 1년 4개월인데, 추가하려는 우선권 주장의 출원(사레에선 A출원)까지 포함해서 최우선일을 정한다는 것은 우선권주장추가의 적법요건에 자신을 포함시켜 판단하는 것으로 출원인이 어느 출원을 우선권 주장 추가할 것인지에 따라 "최우선일"이 변경된다고 할것입니다.
예를들면 A출원, B출원 사이에 A'출원도 있다고 전제하면 C출원인이 A를 우선권 주장 추가할 것인지, A'를 우선권 주장 추가할 것인지 여부에 따라 "최우선일"이 변경됩니다.
절차의 시기적 요건, 특히 우선권 주장의 시기적 요건은 특허청과의 관게에서 분명히 정해져야하고 제3자 불측의 손해 줄 여지도 있으므로 출원인의 우선권 주장 추가에 의하더라도 "최우선일"은 항상 동일하게 판단해야하지 않을까 생각합니다.
둘째로, 법문의 해석에 비추어 해당 생각이 더욱 타당한 것으로 보입니다.
54조 5항 법문에서
" 제 4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.
1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일"
7항 법문에서
"제1항에 따라 우선권 주장을 한자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다."
과 같이 규정하고 있습니다.
"최우선일로부터 1년 4개월 이내"를 판단하기 위해서는 제5항의 각호의 출원에 대한 우선권 주장이 반려되지 않고 적법하게 주장되었음을 전제로 판단하는것으로 보입니다. 우선권 주장 추가의 시기적 요건은 적법요건으로서 반려사유중 하나인데, 아직 우선권 주장 추가의 적법요건이 갖추어졌는데 판단이 이루어지지 않았음에도 우선권주장추가가 적법한 것을 전제로 "최우선일"을 판단하기 위한 54조 5항의 각호의 출원 중 하나로 판단하는 것은 논리적 모순이 있다고 생각합니다.
이와 같이 보아 “최우선일”을 정하는 때에 우선권 주장 추가하려는 우선권 주장까지 포함해서 “최우선일”을 정하지 않아야 한다고 생각합니다.
[질의] “최우선일”을 정하는 때에 우선권 주장 추가하는 경우, 추가하려는 우선권 주장까지 포함해서 “최우선일”을 선정해야하는지 궁금합니다.
어처구니 없는 저의 상상력임에도 불구하고
답변해주시면 정말 감사하겠습니다.
날이 점점 추워지는데 환절기 감기 조심하시기 바랍니다
감사합니다
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
a출원이 최우선일이 됩니다. 2016. 1. 1.부터 1년 4개월 이내에만 우선권주장 추가가 가능합니다.
추가하려는 우선권주장까지 포함해서 최우선일을 선정합니다.
심사기준내용입니다~!
좋은 상상입니다.
논리적인 사고를 가볍게 해보는 것이 나중에 2차 답안지 작성에도 많은 도움이 될겁니다.^^
1. 출원인을 위해 우선권주장추가는 가능합니다. 문제는 언제까지 추가할 수 있는지를 특허청이나 제3자가 예측할 수 있는냐는 점인데, a출원일부터 1년 4개월을 계산한다고 하더라도, 제3자나 특허청은 적어도 b출원일부터 1년 4개월이 넘어서 우선권주장이 추가되지는 않을 것임을 예측할 수 있으므로, 크게 문제되는 점은 없지 않을까 싶습니다.
2. 반대로 추가될 것을 고려하지 않고 일괄적으로 최우선일을 고정해버리면 출원인이 이를 악용하는 사례가 발생할 수 있습니다.
3. 문언해석 아주 좋습니다. 잘 하셨습니다. 다만 심사기준은 위와 같은 점을 고려해서 추가될 것까지 고려해서 최우선일을 정하고 있습니다.
아주 좋습니다.
화이팅입니다.^^
#우선권주장추가 #제54조제5항 #제54조제7항
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