조현중 특상디

[질의] 판례노트 4-2번판례, 2013후37 등록무효(실) 전원합의체

명세서에 기재된 종래기술의 취급


[201337] 등록무효() 전원합의체

명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당.

 

출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복.

 

너무 간단한 질문인 것 같은데, 

 심사과정에서 또는 무효심판과정에서 출원인이 29조 1항 각 호지위가 있음을 인정하면 상대가 증명하지 않아도 인정한다고 알려주셨는데, 그럼 출원인측에서는 구지 왜 인정을하는건가요??ㅜㅜ

그리고 왜 구지 29조 각 호 지위가 있는 선행발명을 전제부에 기재하는 건가요?

그럼 자신의 출원발명이 거절될 수 있는 가능성이 있는 것 아닌가요??


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리철진님의 댓글

리철진 Date:

배경기술기재에 관한 것 같은데,

심사과정에서 또는 무효심판과정에서 출원인이 29조 1항 각 호지위가 있음을 인정하면 상대가 증명하지 않아도 인정한다고 알려주셨는데, 그럼 출원인측에서는 구지 왜 인정을하는건가요??

- 제 의견이지만, 심사과정에서 인정하는 것은 배경기술을 종래기술을 인정하냐의 여부에 관해서, 출원인은 종래기술을 인정한다고 해도 본인의 발명이 그 이상으로 개량 또는 진보했다고 생각하기 때문이라고 생각됩니다. 그래서 인정여하에 관계없이 진보성을 인정받을 수 있다고 생각하는 것이지요. 무효심판과정은 잘 모르겠지만, 비슷하지 않을까 합니다.

그리고 다음은  젭슨 청구항에 관한 것 같은데,

그리고 왜 구지 29조 각 호 지위가 있는 선행발명을 전제부에 기재하는 건가요?
그럼 자신의 출원발명이 거절될 수 있는 가능성이 있는 것 아닌가요??

- 판례에 따르면, 전제부에 기재되어 있다는 사정만으로 공지라고 보지 않는 것은 별론으로 하구요.
가사 전제부에 공지기술을 기재했고, 이를 출원인이 인정해도, 출원인은 전제부(공지기술)와 본인의 발명의 특징부가 유기적으로 결합이 되어 있어 구성의 곤란성이 있으며, 그럼으로 전제부(공지기술)보다 상승된 효과(공지기술과 비교해 이질적이거나 현저한 효과)가 있다는 것으로 믿는 것이구요. 실무상 전제부가 공지기술이라고 해도 바로 거절통지로 이어지는 것은 아닙니다(앞서 말씀드린 것처럼 구성의 곤란성, 효과의 현저성을 고려합니다).

도움이 되셨기를 바랍니다.

조현중님의 댓글

조현중 댓글의 댓글 Date:

아주 좋습니다.^^

조현중님의 댓글

조현중 Date:

안녕하세요.^^
1. 출원인측에서 인정 안 해도 됩니다.
2. 전제부에 기재하면 출원발명의 차이점을 더 부각할 수 있는 특징이 있어서 그와 같이 기재하는 경우가 가끔 있습니다. 나중에 제 2차 강의에서도 채점의 편의성을 위해 전제부와 특징부로 청구항을 작성할 것을 권유하고 있습니다.
거절될 가능성이라기 보다는 어짜피 심사관이 검색해올 발명을 미리 전제부에 작성하고 그것과 명확한 차이점이 있음을 자신있게 나타내는 기재 스타일이라고 보시면 됩니다.

화이팅입니다~!




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