조현중 특상디
[질의] [사례] 판례 2008후736, 사례집 70~73p
[대상]
아래 답안지 검토 부분중 파란색 밑줄 및 별표로 표시된부분입니다.
[내용]
위 문제는 요약하자면 선택발명의 진보성을 판단함에 있어, '동질의 현저한 효과는 발명의설명에 정량적 기재로 되어 있지 않다면 그 효과를 발명의 효과로 보고 무효사유,거절이유등 특허요건을 판단할수없으며 정량적기재는 추후제출도 불가능하다.' 라는 결론에 이르는 문제입니다.
헌데 검토부분에 표시한 곳에서 '의약용도발명의 경우도 정량적기재를 요구한다.'고 하여 다음 판례를찾았습니다. (붉은색 형광펜 부분) (조현중 특허법 기본서80p) 
하지만 이 판례는 발명의설명 기재요건인 42조3항1호와 발명의완성에 관한 것입니다.
여기서 궁금한점은. 검토부분에서 언급하신게 제가 찾아온 이 의약용도발명의 판례라면, '42조3항 1호 발명의설명 기재요건이 충족되지 않은 '효과'는 신규성 진보성 판단시 그 발명의 '효과'로 볼 수 없다'라는 논리가 형성되는데 맞는 건가요?
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
선택발명에서 현저한 효과가 주장된 사안에서 정량적 기재가 없고 "더 우수하다" 라고만 기재한 사안을 효과 기재가 없어 진보성이 없다고 볼 수도 있으면서 동시에 "더" 라는 표현으로는 그 발명의 정확한 효과를 이해할 수 없어 제42조 제3항 제1호에 위배된다고 본 사안도 있기는 하여, 그렇게도 볼 수도 있겠습니다만,
굳이 그렇게까지 정리하지 않고, 명세서에 기재 또는 출원시 기술상식상 기재된 것과 마찬가지의 효과만 주장할 수 있다라고 정리하셔도 됩니다.
실험데이터가 꼭 필요한 발명이란 거절결정되지 않기 위해서는 실험데이터가 필요하다 이렇게 이해하셔도 됩니다.
대표적으로 실험데이터가 없으면 선택발명, 수치한정발명에서는 현저한 효과로 진보성을 인정받기가 쉽지 않고, 의약용도발명에서는 제42조 제3항 제1호를 인정받기가 쉽지 않습니다.
물론 진보성과 명세서의 기재가 쟁점이 공유되는 부분도 있기는 한데, 무리해서 연결시켜서 이해하지는 않아도 됩니다.
화이팅입니다~!
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lyugh0119님의 댓글
lyugh0119감사합니다!