조현중 특상디
[질의] 기출문제 44회 질문드립니다!!
44회 기출 특허법 12번의 진보성만 문제삼았다가 신규성으로 각하한 판례 입니다.
[문제] 특허거절결정에 대한 설명 중 OX
[선지] 심사관이 특허거절결정을 할 때까지 진보성을 문제 삼았을 뿐이고 출원인에게 신규성이 없다는 이유로 거절이유의 통지를 하여 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없는 경우에는 신규성이 없다는 이유로 거절결정을 할 수 없다. (O)
[정답판례] "...신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것... 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 심결이 내려질 때까지 특허청이 출원인에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 그로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고, 심결에 이르기까지 특허청이 일관하여 출원발명의 요지로 인정하고 있는 부분에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는바, 법원이 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과 신규성이 없다고 인정되는 부분이 있다고 하더라도, 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 심결의 결론이 그 결과에 있어서는 정당하다고 하여 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로..."
[질문] 판례는 심결의 토대가 달라져서 이유가 어떻든 그대로 유지할 것이 아니라 심결취소 후 환송한다는 의미로 받아들였는데요. 해당 선지에선 '특허거절결정을 할 때까지' 이므로 거결이 나온 이후기는 하지만, 심사관이 진보성을 문제 삼았던게 엉뚱한 요지에 대한 것이었다거나, 신규성이 없다는 이유로 하는 거절결정이 어떤 소송 중의 내용인지도 안나오는데, 해당 판례를 어떻게 대입하는 건지 의문입니다.
예컨대, 심사단계에서 진보성 흠결 최후거절이유통지에 따른 보정이 각하되어 거절결정된 뒤 재심사청구 과정에서 새로 제출한 보정의 적법성을 판단한 결과 신규성 흠결이 발견되었을 때, 이게 방금의 보정으로 생긴 새로운 흠결이라면 (최후거절이유통지와 재심사청구에 따르는 보정요건은 새로운 거절이유가 없을 것을 포함하므로) 추가적인 보정기회 없이 보정각하하고 거절결정할 수도 있지 않나요??
쓰다보니 이런 억지가 다 있나 싶지만 저는 판례를 몰랐던 터라 선지를 보고 이런 생각 밖에 안들어서 당연히 X라고 생각했는데.. 선지를 보고 이렇게 생각하면 안되는 이유가 있는지 궁금합니다.
Comment List
vpe70님의 댓글
vpe70 Date:잘 알려진 판례사안인데 궂이 가정에 가정을 할 필요가 있을지 궁금합니다. 게다가 객관식 문제라면 더욱 그럴것 같습니다.
그리고 님께서 가정한 보정각하의 경우
보정각하는 결정으로 하여야 하고(제51조1항) 각하결정은 서면으로 하여야 하고 그 이유를 붙여야 합니다.(제51조2항)
그리고, 보정각하결정에 대해서는 별도 불복할 수 없지만 거절결정불복심판에서 다툴 수 있습니다.(제51조3항 본문)
따라서, 님께서 가정한 사실관계는 판례에서 밝힌 바와 같이 "진보성만을 문제삼았을 뿐"인 경우에 해당하지 않는다고 생각됩니다.
조현중님의 댓글
조현중정확합니다.^^
아주 잘 이해하고 계십니다!!
서변님의 댓글
서변 Date:진보성으로 최후거절이유통지 받고 보정했는데 신규성 거절이유가 있는 경우
1. 원래 없던 신규성 거절이유가 보정때문에 생겼다면
: 최후거통에 대한 보정은 감잘명 범위내에서 해야하므로 청구범위 확장이 불가한데 신규성 거절이유가 새롭게 생긴것이므로, 이는 감잘명 위반입니다.
따라서 보정각하 대상이며, 보정각하되면 바로 거절이 아니라 보정 전 청구범위로 돌아가 심사를 진행하게 되고, 보정 전 청구범위에는 신규성 위반 사유가 없었기 때문에 특별한 사정이 없다면 진보성 위반으로 거절됩니다.
2. 원래 있던 신규성 거절이유가 뒤늦게 발견된거라면
: 이는 이전에 거절이유로 통지되지 않아 의견서 제출기회가 없었으므로, 바로 거절결정하면 안되고 거절이유통지 후에 의견서 제출기회를 줘야합니다.
그리고 제가 이해한게 맞는지 모르겠지만... 어떤 소송 중의 내용이냐는게 판례가 특허법원에서의 심결에 대해 말하는데, 지문은 심사단계에 대해 말할수 있냐는 뜻인건가요?? 혹시 맞다면... 여기서 중요한건
1. 63조의 거절이유통지는 강행규정이고
2. 신규성과 진보성은 독립된 거절이유다
=> 따라서 진보성으로만 거절이유통지하다가, 다른 거절이유인 신규성으로 거절결정한건 63조 강행규정 위반이다라는게 중요한거지
심결에서 적용된다, 심사단계에서 적용된다의 문제가 아닌듯 합니다.
조현중님의 댓글
조현중우선 문제 자체가 거절결정을 했다고 했으니 최후거절이유통지 후 보정은 고려하지 않아도 됩니다.^^
1. 감잘명 위반 이것은 약간 단언하기가 애매한 것 같습니다만^^
2. 맞습니다. 거절이유 통지하면 됩니다.
3. 마지막 문장도 잘 정리하고 계신 것 같습니다~!
작성하신 1번만 조금 참고해주세요^^
화이팅입니다.
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
참고로 제 강의는 기본강의(조문)와 중급강의(판례)가 필수 과정입니다.
질문하신 쟁점은 판례강의에서 매우 중요하게 다룬 부분이며, 1차와 2차 시험에 자주 출제되는 쟁점입니다.
심사관의 거절결정, 심판관의 기각심결(거불심), 판사의 기각판결(거불심의 심결취소소송)은 통지한 거절이유로만 할 수 있습니다.
지문과 같이 신규성이 없다는 이유로는 통지한 적이 없으면 신규성이 없다는 이유로 거절결정, 기각심결, 기각판결 할 수 없습니다.
통지한 사유로 거절결정했는지의 쟁점은 매우 중요하니 잘 정리하시면 좋습니다.^^
감사합니다.
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