조현중 특상디

[질의] [법령] 제215의2 문의

제215의2(둘 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙)

(1) 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.

(2) 제1항에 따른 청구항의 포기에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.


제36조(선출원)

(4) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항의 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우

2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우


[질문]

1,2항에 대해 등록결정 후, 1항에 대해서만 등록료를 납부하고 2항에 대해서는 포기한 경우, 2항은 선출원의 지위가 인정되는지 문의드립니다.


구체적으로 출원인이 1,2항에 대해 등록결정을 받았는데, 2항을 1항과는 다른 별도의 특허권으로 보호받고자 3항을 분할출원 했고, 협의제를 회피하고자 하는 의도로 원출원에서 2항에 대해 포기(제215의2)했을 때의 경우입니다.


개인적인 생각(법조문의 문언적 해석에 근거)으로는...

특허출원의 포기는 출원 자체의 포기이지 청구항별로 포기할 수 없는 것이 원칙이되,

다만 출원인의 편의를 위해 특허료 납부할 때에 한해 청구항별로 포기할 수 있도록 제215의2의 "특칙"을 둔 것으로 보입니다.

그런데 선출원의 지위가 없음을 규정하는 제36조(4)에서는 입법이 이와 같은 "특칙"에 까지는 이르지 못 하고,

"특허출원"이 포기된 경우에 선출원의 지위가 없다고 규정하고 있습니다.

선출원주의는 (1) 일단 선출원지위(지위는 청구항이 아닌 출원 기준으로 판단)가 있음을 전제로, (2) 청구항별로 비교(청구항 기준으로 판단)하는 판단방법으로 적용하는 것인데,

사안의 경우는 일부 청구항(2항)이 포기된 것이지 그 출원 자체가 포기된 것이 아니므로,

이는 제36조(4)에서 규정하고 있는 '특허출원"이 포기된 경우에 해당하는 것이 아니어서,

2항의 선출원지위는 여전히 유지된다고 보입니다.


따라서 사안의 경우 이후 절차는, 심사관은 원출원에 대해서는 이미 등록결정되어 심사종료된 것이므로 협의제 위반을 통지할 수는 없고, 분할출원에 대해서는 협의제 위반을 통지해야 할 것입니다.

결국 출원인으로서는 1,2항을 각각 별도의 특허권으로 보호받고자 하는 목적을,

(1) 원출원이 등록결정 되기 전에 분할출원했다면 달성할 수 있었을 것인데,

(2) 원출원이 등록결정 된 후 분할출원하고, 원출원에 대해 등록료 납부시 2항을 포기하는 방식으로는 현행 법조문의 문언적 해석상 달성할 수 없는 것으로 보입니다.


이렇게 생각하는 것이 맞는지, 실제 실무는 어떻게 이루어지는지 궁금합니다.


답변 부탁드립니다. 감사합니다.



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조현중님의 댓글

조현중 Date:

안녕하세요.^^
1. 출원을 포기하면 선원지위 발생하지 않습니다.
등록료 납부할 때는 청구항별 포기 가능합니다.
선원지위는 중복특허 배제를 위함입니다.
권리가 나오지 않으면 선원지위는 없습니다~!

2. 실제 실무는 굳이 이렇게 안 할 것 같은데^^
원출원, 분할출원 모두 협의제 문제 없습니다.

화이팅입니다.^^





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