조현중 특상디
[질의] [판례] 2006후3588
[키워드] 2006후3588, 제42조 제4항 제1호
[대상]
"특허발명의 ‘발명의 상세한 설명’에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있다고 하여 곧바로 특허발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니다." (2006후3588) (2020 판례노트 p123 참고)
[질문]
저 판례에서 발명의 설명에 "효과"가 기재되어 있지 않아도 제42조 제4항 제1호 위반이라고 볼 수 없다고 말하는 의미가 정확히 무엇인지 궁굼합니다. 즉,
1) 특허발명의 청구범위에 기재된 구성이 발명의 설명에 나와 있으니 "있기 없기"에 따라 제42조 제4항 제1호 위반은 아닐 수 있다.
2) 발명의 설명에 해당 특허발명의 효과 기재가 없어도 통상의 기술자의 출원 당시 기술상식에 따라 효과 예측이 가능한 경우도 있으니 제42조 제4항 제1호 위반이라고 단정해서는 안 된다.
위 1),2) 중 어느 것에 해당하는 것인가요?
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
이 사안은 약간 1) 과 비슷한 느낌의 사안입니다. 판례강의에서 말씀 드린 것처럼 ctrl C + ctrl V 이면 뒷받침요건은 만족했다고 봅니다. 청구범위에 기재된 내용이 발명의 설명에 기재되어 있으면 뒷받침요건은 문제되지 않습니다.
참고로 효과가 기재되어 있지 않고 + 효과를 통상의 기술자가 예측할 수도 없는 경우는
제42조 제3항 제1호 쉽게 실시요건이나 제29조 제2항 진보성에서 문제가 될 수 있습니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:그래서 판결문도 아래와 같이 언급했습니다.
"원심이 파악한 바와 같이 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있는 사정은 인정되나, 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 그와 같은 사정을 고려하여 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 발명의 작용 및 효과를 이 사건 특허발명의 발명의 작용 및 효과로 보지 않는 것은 별론으로 하고, 그와 같은 사정이 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니라고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 특허청구범위의 기재요건 충족 여부에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다."