조현중 특상디
[질의] [질의] 분할출원 시기 관련 문의드립니다.
제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.
1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간
제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.
1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때
[질의]
X출원 후 1년 이내에 Y출원을 하면서 X출원을 기초로 적법한 국내우선권주장을 한 경우에 있어서,
X출원일로부터 1년 3월 이전(즉 X출원 취하 이전)에 출원인이 X출원을 기초로 분할출원을 할 수 있는지 여부와 관련하여,
[질의-1] 첫째, 아래 3가지 경우로 나누어 볼 때 분할출원 가능여부에 대한 결론이 맞는지요?
(1) X출원에 대해 거절이유통지가 되기 전 - X출원을 기초로 분할출원 가능
(X출원에 대해 거절이유통지 되기 전에 Y출원이 국내우선권주장하여 X출원이 심사보류된 경우)
(2) X출원에 대해 거절이유통지가 된 후
(X출원에 대해 거절이유통지된 후에 Y출원이 국내우선권주장하여 X출원이 심사보류된 경우로서,)
(2-1) 의견서제출기간 경과 전 - X출원을 기초로 분할출원 가능
(2-2) 의견서제출기간 경과 후 - X출원을 기초로 분할출원 불가능
[질의-2] 둘째,
52조1항1호에 따르면 47조1항에 따라 보정할 수 있는 기간에 분할출원할 수 있다고 규정되어 있고,
47조1항에서는 (A) 특허결정 등본 송달 전, (B) 다만 거절이유통지된 후에는 1,2,3호의 기간에만 보정할 수 있다고 되어 있으므로,
위와 같이 나누어 판단[즉, (A)=(1), (B)=(2-1)&(2-2)]한 것인데 이와 같은 판단근거도 맞는지요?
[질의-3] 셋째,
국내우선권주장의 선출원은 취하될 예정이므로 국내우선권주장의 기초출원이 되면 그 출원은 심사보류 되는 것으로 알고 있습니다. 즉 X출원은 Y출원이 X출원을 기초로 국내우선권주장을 하면 심사보류될 것이고, 그 우선권주장을 취하하지 않는 이상, 결국 취하될 것입니다. 이와 같이 X출원이 심사보류인 상태에 대해 판단할 때...
[질의-3-1 ] (1)의 경우로써 심사보류된 상태를 "(A) 특허결정 등본 송달 전"으로 봐서 X출원을 기초로 분할출원 할 수 있다고 볼 수 있는지요? 질문을 드리는 이유는... 개인적인 생각으로는 어쨌든 해당 경우는 47조1항의 특허결정 등본 송달 전이긴 하므로 분할출원 가능할 것 같기는 한데... 한편으로 X출원의 심사보류는 취하를 예정하고 있는 것이므로, 우선권주장을 취하하여 X출원에 대한 심사가 재개되지 않는 이상, 특허결정 등본이 송달될 가능성이 전혀 없는데, 이러한 상태를 과연 47조1항의 "특허결정 등본이 송달 전"으로 해석할 수 있는 것인지 의문이 좀 들어서... 확인받고자 질문드립니다.
[질의-3-2] 또한 (2-1)의 경우에 있어서 심사보류된 상태임을 고려할 때, 심사보류된 출원에 대해서도 보정서/의견서 제출이 가능한지요? 심사관으로서는 취하될 예정인 출원이므로 심사보류하는 것이 당연하겠으나, 이와는 상관없이 해당 출원의 출원인으로서는 해당 출원(X출원)이 우선권주장의 취하 등의 이유로 심사보류에서 해제될 수도 있는 것이므로 현재로서는 별다른 조치가 없다면 취하될 예정인 출원이기는 하지만 자신에게 부여된 의견제출기간이 경과하기 전에 보정서/의견서를 제출해둘 수도 있을 것 같기는 한데(즉 제출해도 특허청으로부터 반려받지 않고 정상접수될 것 같기는 한데)... 이를 확인받고자 질문드립니다.
질문의 취지가 잘 전달될 수 있었으면 좋겠네요.
[질의-4] 질문을 다시 정리하면, 국내우선권주장과 관련해서 분할출원을 하고자 할 때,
(ㄱ) 후출원(국내우선권주장출원)을 기초로는 당연히 분할출원할 수 있는데 이렇게 후출원에 기초해서 분할출원 할 수 있을 뿐만아니라,
(ㄴ) 선출원이 비록 취하될 예정이고 또 우선권주장과 동시에 심사보류되기는 하나, 51조1항 및 47조1항의 명문해석에 따라 (1) 및 (2-1)의 경우에는 그 선출원을 기초로도 분할출원할 수 있다(단, (2-2)의 경우에는 분할출원 불가).
라고 알고 있는 것이 맞는지 확인을 부탁드립니다.
답변 부탁드립니다.
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 구분할 필요 없어 보입니다(사견). 분할출원 가능한 기간이면 분할출원할 수 있습니다. 심사보류라는 상황은 고려하실 필요 없습니다(사견).
2. 잘 하셨는데 심사보류라는 상황까지 가정하시지는 않아도 될 것 같습니다.^^
3. 이것도 복잡하게 보실 필요 없습니다. 거절이유통지가 없었다면 출원 후 취하되기 전까지 아무때나 분할출원 가능합니다(사견). 특허결정등본 송달 전이라는 것이 출원 후 특허결정송달이라는 절차가 없으면 출원 후 절차계속 중 아무때나라는 소리입니다.
4. 선출원도 굳이 하자고 한다면 취하되기 전이라면 이를 기초로 분할출원 할 수 있습니다(사견).
화이팅입니다~!
참고로 이 상황은 시험문제에는 출제될 가능성이 적어 보입니다.^^
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