조현중 특상디
[질의] [판례] 실전gs 2회 관련내용
안녕하세요 변리사님
실전gs 선택발명 내용중 효과기재에 관한 부분이랑
간접침해 전제로한 확인심판에 대해 궁금한점이 있습니다
Q1. 선택발명효과기재
[내용]
1. 선택발명에서 특별하고 현저한효과는 명확히기재되어있으면 충분하고, 비교실험자료는 추후제출하여 효과입증 가능하다
2. 실전지에스 답안내용 - 명세서에 정량적효과기재가 있어야 추후제출된 데이터의 참작이 가능하다
3. 신규사항추가 - 최명도기재사항이란 명시적기재나 기재된것과 마찬가지로 이해가능한 것으로 한정된다
[질문]
판례 및 지에스 답안내용에서는 '추후제출 데이터'로 효과 '입증이 가능'하고 심사관도 이를 '참작가능'하다고 하는데, 이것은 보정으로 실험데이터를 추가하는것과 구별되는 것인가요?
즉, 효과가 정량적으로 명확히 기재되어잇다해도, 명세서에 추후 비교실험데이터를 추가하는 보정은 신규사항추가로 보면 될까요?
Q2. 간접침해 전제한 확인심판
[내용] 판례
특발인 방법발명의 실시에만 사용되는 물건과 대응되는 물건을 확인대상발명으로 특정하여 권리범위확인심판 청구할 수 있다
[질문]
위 판례를 물건발명의 경우에도 적용할수 있나요?
예를들어 특발이 [A+B+C+D] 이고, 간접침해를 전제로 하여 권리확인심판을 청구하면서 확발을 [A']로 특정하고 이것이 전용품이라 주장할 경우에,
(1)확발이 특발과 대비가능할 정도로 특정되어있다고 보아 특정과 관련된 적법요건도 만족되고,
(2)심리결과 A'가 특발의 전용품과 동일하거나 균등하다고 인정된다면, 본안으로 인용심결도 날 수 있는 것인가요?
(3)만약 확발을 [A']만으로 특정하고 간접침해라는 취지의 주장을 하지 않는다면, "대비가능할 정도로 구체적으로 특정"되지 않은것으로 보아 각하심결나는 것인가요? (즉 간접침해 주장여부에 따라서 적법한 특정의 정도를 판단하는 기준이 달라질 수 있나요?)
좋은 강의와 이해하기 쉽게 답변해주셔서 항상 감사드립니다
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 정확하게 구분할 수 있는 쟁점은 아닌데, 네 비슷하면서도 약간 좀 다릅니다. 네 정량적 기재가 있어도 비교실험데이터를 추가하는 것은 신규사항추가가 될 여지도 있습니다(사견). 다만 판례등으로 정확하게 정립된 내용은 아닙니다. 참고로 실무에서는 당연히 혹시라도 신규사항추가로 될까봐 명세서에 추가할 생각은 안 하고 참고자료로 제출합니다.
2. 네, 실전GS5회차인가 거기서 출제합니다. 맞습니다. 전용품이면 인용심결나옵니다. 만약 간접침해 사안이 아니면 각하심결 나옵니다. 네 간접침해 사안인지 직접침해 사안인지에 따라 확인대상발명 작성 정도가 다르다고 보입니다.
화이팅입니다.^^
감사합니다!!
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