조현중 특상디
[질의] (판례) 2010허 2612 관련
(질문)
1. 170조 2항 위법여부 판단시 대비대상
상기 판시는 거불심 심결취소송을 기각한 특허법원 판례입니다
원고는 170조 위반이라고 주장한것에대해 위같이 판시했습니다.
궁금한점은,
170조 2항 에따라 63조는 거절결정이유와 다른 거절이유 발견한경우만 적용하는데 왜 상기 판시는 거절결정이유가 아닌 심사단계 거절이유통지와 비교하고 있는 것인가요? 거절결정이유와 비교해야 하는것아닌가요?
2. "주지가 부합해야한다"라는 판례들 관련
(1) 심사단계에서 판례 - [거절이유 통지할지 기통지 거절이유로서 거절결정할지]
"거절결정의 이유는 적어도 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합해야한다" [97후3494]
(2) 거불심단계에서 170조 2항 관련판례 - [거절이유 통지할지 기존 거절결정이유로서 기각심결할지]
" 기각심결의 이유가 주된취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 새로이 거절이유 통지해 의견제출기회 주어야 하는 것인아니다" [2007후 3820]
(3) 결정계 심결 심결취소소송에서 특허청장이 주장할수 있는 사유인지
" 특허청장이 소송에서 비로소 주장한 사유라고하더라도 심사 또는 심판단계에서 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합해 이미 통지된 거절이유 보충하는데 지나지 아니하는 것이면 판단의 근거로 할수있다" [2013후 1054]
위판례 모두 각각 대비대상이, 거절이유통지와 거절결정이유, 거절결정이유와 기각심결이유, 심사내지 심판에서 부여한 거절이유통지와 특허청장의주장 으로 상이할뿐, 결국 판단방법은 주지가 부합 으로 같습니다.
그렇다면 실제 답안에서 각 사안에서 판시된 주지가 부합하는지에 대한 판단한 판례를 혼용해서 쓸수있나요??
예를들어 "심사내지 심판에서 통지된 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 발명으로 변경하는 경우는 특허청장이 새로주장할수 없는 주지가 부합안하는 새로운 거절이유"[2015후2341]을 심사단계에서, 거불심단계에서도 쓸수있는건지 아니면 각 사안에서 판시된 경우만 알아두고 혼용해 쓰는건 위험한지 의문입니다.
Comment List
함초롱체님의 댓글
함초롱체 Date:심사단계에서는 63조
심판단계에서는170조는 63조를 준용하고
소송단계에서는 무제한설의 예외로 63조의 거절이유통지하지아니한 새로운 거절이유는 주장하지 못하는 것이므로
모두 63조에대한 판례이므로 심사단계에서 거절이유통지시, 심판단계, 소송단계에서 모두 써도 되보입니다.
조현중님의 댓글
조현중맞습니다. 화이팅입니다^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 질문 잘 주셨습니다. 다만 이 쪽 논리는 예고통지 하지 아니한 사유로 거절결정 혹은 기각심결할 수 없다는 점입니다. 거절결정이유가 아니라 하더라도 거절이유통지한 사유라면 심리 가능합니다~!! 판례강의에서도 언급합니다만 판례노트 보시면 심사관님 심사 파트에 관련 판례가 있습니다.
정리하면 논리가 예고통지하지 아니한 사유로는 거절결정 또는 기각심결하지 말 것을 강조하는 부분이며, 이에 특허법 제170조 제2항뿐 아니라 거절결정이유가 아닌 거절이유통지한 사유라면 기각심결의 이유로 할 수 있다고 확장해서 보고 있습니다.
2. 맞습니다. 주지가 부합하는지 여부가 일반적 판단 문구라고 보시면 됩니다.
혼용 가능합니다. 모든 사안에서 주지가 부합하지 아니하므로 새로운 거절이유다라고 쓰셔도 됩니다.
모든 사건에서 사용하셔도 괜찮습니다.
화이팅입니다!!
감사합니다.^^
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