조현중 특상디
[질의] [판례]2018나1893
안녕하세요 변리사님, 최근 손해배상추정규정과 관련된 특법 판례의 기여율입증과 거불심의 새로운 거절사유에 관해 궁금한점이 있어 질문드립니다.
Q1-1. "침해 외 판매증가에 기여한 사유의 기여율(이하 B)"이 아닌, "침해관계된부분의 기여율(이하 Z)"은 특허권자 입증책임이 맞는지 여부와
Q1-2. "침해와 관계된 부분의 기여율 = 1 - [침해외판매증가에 기여한 사유의 기여율]" 이라 생각되어 동전의 양면처럼 느껴지는데, 이점은 고려할 필요없이 Q1의 입증책임대로 사례풀이 하면 되는지 궁금합니다
Q1-3. 위와 유사한 생각에 따른 질문입니다. "침해외 판매이익증가에 기여한 사유(A) 및 그것의 기여한 정도(이하 B)"는 침해자 입증책임인데, 침해자가 A의 존재만을 입증했고, B는 입증하지 못하였어도,
A가 존재한다는 사정이 입증된 이상, "Z도 입증실패가 되므로,
4항 적용 불가하여 법원재량따른 7항적용으로 사례풀이하는것이 맞는지 궁금합니다
Q2. 아래의 경우, 거불심에서 의견제출통지를 주어야하는 경우인지 질문드립니다
[1]심사단계에서 특허발명을 A+B에서 A+B+C로 보정
[2]위 보정을 심사관이 보정각하 후 선행문헌1을 근거로 진보성위반으로 거절결정
[3]거불심을 제기했고, 보정각하 부당함을 주장함
[4]심판부는 보정각하 부당하여 보정한 발명인 A+B+C로 진보성위반 심리했으나, 선행문헌1을 근거로 진보성부정된다는 심증이 들게 되었음
이경우에 선행문헌1은 진보성위반에 대해 이미 통지된 거절사유이므로 의견제출기회 없이 곧바로 기각심결하나요? 아니면 심사단계에서는 A+B에 대해 선행문헌1을 근거로 진보성위반의 다툼기회를 준것이지, A+B+C에 대해 선행문헌1을 근거로 진보성위반의 다툼기회를 준것은 아니므로, 이를 이유로 거절이유통지 해주어야 하나요?
Q3.궁금한점이 추가로 생겨서 추가질문드립니다
일사부재리에서 "동일증거"판단에 관한것인데
[1]증거X로 진보성위반 무효심판청구하여 기각확정된뒤
[2]X와 무관한 증거Y로 진보성흠결의 무효심판청구했는데 진보성흠결되지 않는다고 심증든경우
[3]확정심결 번복할만큼 유력하지 않은바 동일증거가 되어 일사부재리 저촉으로 각하되나요? 아니면 동일증거가 아니라 기각되는것인가요?
답변 항상 감사드립니다!
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 입증책임이라고 언급하기는 애매한 부분이고, 특허권자 측에서는 침해자의 이익액만 입증하면 되는 것이고, 침해자 측이 기여율을 입증하게 되면 이익액의 감액이 가능하다고 보시면 되겠습니다.
2. 입증책임 분배가 사실 모두 동전의 양면입니다. 애매한 부분이 있어서 제가 담당하는 사건들도 판사님들이 입증책임이 누구에게 있는 것 같으냐고 대리인들에게 심문하기도 합니다. 민법에서 배우는 법률요건분류설까지 고려하실 필요는 없고, 간단하게 누가 유리한가라는 관점에서 접근하시면 어려울 쟁점은 없습니다. 기여율은 침해자의 이익액을 감액하는 쟁점이므로 침해자에게 유리한바 침해자가 입증책임을 담당하게 된다고 보시면 됩니다.
3. 물론 제7항은 특허권자에게만 적용하는 규정이 아닙니다. 애매한 부분이 있으면 제7항에 따라 법원이 산정해줄 것으로 보입니다.
1. 통지한 거절이유이므로 곧바로 기각심결입니다.
1. 동일증거의 범위로 보아 각하합니다. 아래 상표판례를 참고로 안내드립니다.^^
주로 D1 으로 확정되었고, 이후 D1+D2 할 때 결론이 번복될 정도로 유력한지가 실무에서 사건이 많아 이런 경우를 소개하는 판례문구들이 많은 것은 맞습니다만, 판례들을 보면 이런 경우만 동일증거라고 보지는 않았습니다.
조현중님의 댓글
조현중 Date:(원고 주장의 요지)
일사부재리의 원칙의 동일증거 여부와 관련해서, 원고는 종전 확정심결에서 제출되었던 증거와 다른 새로운 증거로서, 피고가 그 동안의 제품에 실제로 사용한 상표는 가 아니라 였다고 하는 피고의 디자인총책임자인 소외 방미애의 확인서(갑7호증)를 새로 제출하고 있어서 동일증거가 아닌 새로운 증거에 의한 심판청구에 해당하며, 그 밖에도 피고의 생산지시서와 복종별내역서 등도 새로운 증거로 제출하고 있으므로 동일증거에 의한 심판청구에 해당하지 아니한다.
(법원 판단)
원고는 이 사건 심판단계에서 종전 확정심결의 심판절차나 그에 대한 취소소송절차에서 제출된 적이 없는 새로운 증거로서, 피고의 디자인총책임자인 방미애가 작성한 확인서(갑7호증)와 피고가 이 사건 등록상표를 등록받기 이전에 작성한 생산지시서, 복종별내역서 등을 새로운 증거자료라고 제출하고 있는바, 이들 각 증거에 의하면 피고의 이 사건 등록상표 가 그 등록결정 당시에 식별력을 취득하지 못한 사실이 충분히 입증되므로 원고의 심판청구는 동일증거에 의한 것이 아니므로 일사부재리의 원칙에 위반되지 않는다고 주장한다.
그러므로 살펴보건대, 원고가 주장하는 위 새로운 증거들이 동일증거의 범주를 벗어날 수 있기 위해서는 확정된 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력한 것이어야 하는데, 갑7호증은 2005. 7경 당시에 피고의 기획이사로 근무하던 방미애가 작성한 확인서로서 거기에 기재된 내용을 살펴보면, 이 사건 등록상표 가 등록되기 이전에 생산, 판매된 제품에는 표장의 라벨 및 가격텍을 제품에 부착하고, 제품의 외관에는 그에 갈음하여 표장을 부착하여 사용하였다 는 것이어서, 결국 피고가 생산하여 판매하던 제품에 일반수요자의 눈에 잘 띄는 부분에는 를 상품의 표지로 사용하였고, 라벨이나 가격텍과 같이 눈에 잘 띄지 않는 부분에만 표장을 부착하였다는 것이므로, 위 방미애의 확인서는 이 사건 등록상표 가 그 등록결정 이전에 사용된 적이 없어서 식별력을 취득하지 못하였다고 하는 원고의 주장을 뒷받침하거나 종전에 확정된 심결의 결론을 뒤집을 만한 유력한 증거가 되지는 못한다 할 것이다.
지금까지 살펴 본 바를 종합하면, 원고가 제기한 이 사건 심판청구는 종전의 특허심판원 2005당507호 사건의 확정심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 심판청구이므로 상표법 77조에 의해서 준용되는 특허법 163조의 일사부재리의 원칙에 위반된다.
조현중님의 댓글
조현중 Date:감사합니다.^^
화이팅입니다!!
새로운 변리사학원
변리사스쿨
홈페이지: http://patentschool.co.kr
멤버들만의 비밀의 공간
깨끗한 24시간 독서실
인스티튜트제이, 인마이제이 스터디센터
역삼독서실, 역삼스터디카페(강남역, 역삼역, 언주역)
문의상담: 플러스친구(인스티튜트제이 검색)/오픈카톡방/문자(010-8887-2661, 010-6451-8973)
플러스친구(인스티튜트제이 검색): http://pf.kakao.com/_xghxngxl
홈페이지: http://institutej.com
블로그: http://blog.naver.com/jhj00367
인스타그램: http://instagram.com/jho_hj
동영상강의수강+코인노래방+세미나실+프라이빗룸
복합문화공간
인마이제이, IMJ
문의: 플러스친구(인마이제이 검색)/오픈카톡방/문자(010-8887-2661, 010-6451-8973)
플러스친구(인마이제이 검색): http://pf.kakao.com/_adxltj
홈페이지: http://inmyj.com
블로그: http://blog.naver.com/jhj00367
인스타그램: http://instagram.com/jho_hj