안녕하세요.^^
네 확정 심결이 여러 개입니다.
최종 결과적으로는 그렇습니다만,

중간 과정에서 법리적으로 정확하게 각하인지, 기각인지의 선고 결과가 중요합니다.
그렇지 않으면 위법이므로, 불복이 가능합니다.

감사합니다.
화이팅^^

아래에 해당 사건의 경위 발췌합니다.

1) 선행의 확정된 기각 심결

가) 오토센서코리아 주식회사(이하 ‘오토센서코리아’라 한다)는 2015. 7. 2. 특허심판원 2015당3769호로 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고 등 주3)을 상대로 ‘이 사건 특허발명의 청구항 1은 선행발명 3, 일본 공개특허공보 특개2004-93246호(2004. 3. 25. 공개, 을 제3호증), 미국 특허공보 4,896,527호(1990. 1. 30. 공고)에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ’통상의 기술자‘라 한다)이 용이하게 발명할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.’라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

나) 한편 원고 등은 위 무효심판이 계속 중인 2015. 9. 7. 이 사건 특허발명 청구항 1을 아래 표 기재와 같이 정정하는 정정청구를 하였다.

청구항 1 정정 청구된 청구항 1
… 산성 용액에 의해 용해되는 물질에 의해 상기 상부보호필름층의 센싱홀들이 폐쇄되도록 구성된 것 … 상기 상부보호필름층의 센싱홀만을 산성 용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것
다) 특허심판원은 2015. 10. 20. ‘위 정정청구는 적법하고, 이 사건 특허발명은 ’구성요소 1 및 2는 주선행발명인 선행발명 3과 동일하나, 구성요소 3이 센싱홀만을 메꾸도록 구성되는 반면, 위 일본 공개특허공보 특개2004-93246호 및 미국 특허공보 4,896,527호의 피복층 및 마스크층은 별도의 상부보호필름층이나 센싱홀 없이 제1, 2 도전체 상부에 직접 피복되거나 덮는 점에서 그 구조 및 효과가 다르므로 선행발명 3, 일본 공개특허공보 특개2004-93246호, 미국 특허공보 4,896,527호에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.’라는 이유로 오토센서코리아의 위 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

라) 오토센서코리아가 이에 불복하여 특허법원 2015허8059로 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였는데, 위 법원은 2017. 1. 26. ‘이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 3과 일본 공개특허공보 특개2004-93246호 또는 대한민국 등록특허공보 814193호의 결합에 의해서도 진보성이 부정되지 않는다.’라는 이유로 위 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 위 판결은 상고 없이 2017. 2. 15. 그대로 확정되어 특허심판원 2015. 10. 20. 자 2015당3769 심결이 확정되었다(이하 ‘선행의 확정된 기각 심결’이라 한다).

2) 선행의 확정된 각하 심결

가) 피고는 2018. 1. 19. 특허심판원 2018당201호로 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 ‘이 사건 제1항 발명은, 미국 등록특허공보 5,381,097호(1995. 1. 20. 공고), 선행발명 1, 일본 공개특허공보 2004-95224호(2004. 3. 25. 공개), 대한민국 등록특허공보 10-1022015호(2011. 3. 16. 공고)에 의하여 진보성이 부정된다.’라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

나) 한편, 오토센서코리아는 2018. 2. 20. 특허심판원 2018당473호로 원고를 상대로 ‘이 사건 제1항 정정발명은, 미국 등록특허공보 5,381,097호(1995. 1. 20. 공고), 선행발명 3, 일본 공개특허공보 평1-131447호(1989. 5. 24. 공개), 미국 특허공보 4,896,527호 주4)(1990. 1. 30. 공고)에 의하여 진보성이 부정된다.’라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

다) 특허심판원은 위 심판청구들을 병합하여 2018. 9. 20. 선행발명 1 또는 3을 주선행발명으로 삼아 구성을 대비하면서 ‘이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1 및 2는 선행발명 1 또는 3과 동일하나, 구성요소 3은 도전라인을 일정 간격으로 노출하는 센싱홀만을 산성용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성되어 있는 반면, 선행발명 1 또는 3에는 이러한 구성이 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 미국 등록특허공보 5,381,097호, 일본 공개특허공보 2004-95224호, 대한민국 등록특허공보 10-1022015호, 일본 공개특허공보 평1-131447호, 미국 특허공보 4,896,527호의 구성도 구성요소 3과 차이가 있고, 선행발명 1 또는 3에 위 발명들을 결합하더라도 구성요소 3을 쉽게 도출할 수 없다. 따라서 확정된 기각 심결에 부가하여 새로 제출된 선행발명 1, 미국 등록특허공보 5,381,097호, 일본 공개특허공보 2004-95224호, 대한민국 등록특허공보 10-1022015호, 일본 공개특허공보 평1-131447호는 확정된 종전 기각심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 볼 수 없으므로, 특허법 제163조에서 정한 ’동일 증거‘에 해당한다. 따라서 이 사건 무효심판청구는 확정된 종전 기각 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 기한 것이어서 특허법 제163조가 정한 일사부재리의 원칙에 위반되어 부적법하다.’는 이유로 위 무효심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

라) 오토센서코리아는 이에 불복하여 특허법원 2018허8517로 ‘이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 3과 일본 공개특허공보 평1-131447호(1989. 5. 24. 공개), 미국 특허공보 4,896,527호(1990. 1. 30. 공고), 주지관용기술의 결합에 의하여 진보성이 부정되는 무효사유가 있음에도 불구하고 이와 달리 판단하여 일사부재리 위반을 이유로 위 청구를 각하한 심결은 위법하다.’는 이유로 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였는데, 위 법원은 2019. 5. 14. ‘오토센서코리아가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3과 미국 특허공보 4,896,527호는 확정된 기각 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로 동일한 증거이고, 새롭게 제출된 일본 공개특허공보 평1-131447호는 확정된 종전 기각심결을 번복할 수 있는 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 기각 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다. 따라서 당해 심판청구는 확정된 기각 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법하다.’라는 이유로 오토센서코리아의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 위 판결은 상고기간 도과로 2019. 6. 13. 그대로 확정되어 위 종전 각하 심결도 그대로 확정되었다(이하 ‘선행의 확정된 각하 심결’이라 한다).

3) 이 사건 심결의 경위

가) 피고는 2019. 7. 31. 특허심판원 2019당2463호로 원고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 제1항 발명(2015. 9. 7. 정정청구된 것)은 선행발명 1과 선행발명 2, 일본 공개특허공보 특개 2002-313353호(2002. 10. 25. 공개된 것)의 결합에 의해 진보성이 부정된다.‘라고 주장하면서 이 사건 등록무효심판을 청구하였다.

나) 원고는 2019. 10. 14. 이 사건 특허발명의 명세서를 정정하는 정정을 청구하였고, 이에 대해 특허심판원은 2019. 10. 14. 위 정정은 청구범위를 확장하는 것에 해당하여 부적법하다는 정정의견제출통지를 하였으며, 원고는 2020. 2. 10. 위 정정에 대한 보정을 하였다.주5)

다) 특허심판원은 2020. 2. 28. 원고의 보정된 정정은 적법하다고 인정하면서, 다음과 같이 ‘이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되므로 무효로 되어야 한다.’는 이유로 이 사건 심판 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

① 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1, 2는 선행발명 1과 동일하다.

② 구성요소 3, 4는 선행발명 2의 배관에서 산성용액이 누출되는 경우 관통구멍은 산성용액에 용해되는 물질로 메꾸는 구성과 동일하다.

③ 선행발명 1, 2는, ㉠ 기술분야가 동일하고, ㉡ 양 발명 모두 산성용액의 누출을 감지하는 것을 배제하고 있지 않으며, ㉢ 선행발명 1, 2 모두 습기에 의해 센서가 오작동되는 문제를 인식하고 있어 양 발명을 결합할 동기가 충분하며, ㉣ 양 발명을 결합함에 있어 선행발명 2의 관통구멍을 산성용액에 용해되는 물질로 메우는 것을 선행발명 1의 센싱홀에 단순히 도입하면 되므로, 그 결합의 용이성이 인정된다.

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