조현중 특상디

[질의] 선택발명 판례 질문

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안녕하세요 변리사님


구성곤란성이 있을때는 추가적으로 자료제출이 가능하지만,

양적현저성으로 특허를 받을때에는 해당발명 추가적 자료제출은

불가하고 인용발명과의 비교데이터만 추가로 제출 가능한 

위 두 판례 차이를 비교하라고 해주셨었는데요 !


기출 지문에서 첫번째 사진의 판례 원문이 제가 마크업한 부분만 덩그러니 효과현저성이나 구성곤란성에 대한 언급은 따로없이

보기로나와서 헷갈릴때가 있더라구요 ㅠㅠ 

키워드로 익혀서 구분하면 될까요..? 

다른 제시없이 그냥 "효과현저성은 ~~~~" 이런식으로

등장을 해서 여쭤봅니다 ㅠㅠ 감사합니다 :)

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조현중님의 댓글

조현중 Date:

안녕하세요.
1. 아닙니다. 결과적으로는 그렇게 되기는 했지만, 논리상 그렇게 나누는 것은 아닙니다..
어렵게 생각되시면 '명세서에 기재된 범위 내' 에서 추가데이터를 추후 제출하는 것은 가능하다만 알고 계셔도 시험문제는 풀 수 있을 겁니다.

2. '효과 현저성은' 이 아니라, 어떤 발명이건 효과는 명세서에 기재되어 있거나 추론할 수 있는 것만 신진선확 심사시 참고할 수 있습니다.

3. 첨부하신 판례 문구는 서로 내용이 조금 다릅니다.

첫번째 판례는 최신판례인데 밑줄 친 문장부분은 선택발명이 아니라 모든 발명에 적용되는 내용으로서 효과는 명세서에 기재되어 있거나 추론할 수 있는 것만 주장할 수 있습니다.

두번째 판례는 선택발명 중 양적현저효과로 진보성을 인정받고자 할 때는 명세서에 선택발명의 효과를 정량적으로 입증한 실험데이터가 필요하고, 선행발명과 대비해서 선택발명의 효과가 몇배 더 좋은 것인지 비교데이터까지는 명세서에 기재할 필요 없다는 내용입니다. 출원발명의 효과만 명세서에 기재하면 충분하지, 남의 발명인 선행발명의 효과까지 명세서에 기재할 필요는 없다는 내용입니다.

'비교데이터' 인지 아닌지로 구분해서 읽어보시기 바랍니다.
'비교데이터' 는 선택발명의 어떤 상황이건(구성의 곤란성이건, 이질적 효과이건, 양적 현저효과이건) 명세서에 기재할 필요 없습니다. 명세서에는 출원발명 효과만 기재하면 되지, 남의 선행발명 효과를 기재해서 출원발명의 것과 비교할 필요는 없습니다. 필요하면 추후 자료로 제출하면 됩니다.

비교말고, 출원발명의 효과는 명세서에 기재해야 합니다.
명세서에 기재한 효과 또는 기재되어 있지 않더라도 추론할 수 있는 효과로만 신진선확 판단할 수 있습니다.
그리고 명세서에 효과를 기재한 범위 내에서의 보충적인 자료는 추후 자료로 더 제출할 수 있습니다.
추후 자료로 어디까지 제출할 수 있는지는 판례강의에서 조금 자세히 설명드렸지만
1차에는 그렇게 자세하게 출제되지는 않을 것이니
혼란이 있으시면 지금은 넘어가셔도 괜찮습니다.
나중에 변리사 실무하실 때만 조심하시면 됩니다.

감사합니다.
화이팅입니다.

조현중님의 댓글

조현중 Date:

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