조현중 특상디
[질의] Re: 위 강사님들 설명은 저도 무슨 소리인지 모르겠습니다.
2012후1132 의 요지는 그것이 아닙니다.
2012후1132 의 요지는 다음과 같습니다.
1. 2007후3806 에서 처음 과제해결원리의 기준을 설시했다고 합니다.
"양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다."
공지기술과 대비할 때 특허발명의 특징적 구성이 무엇인가를 탐구하고, 특징적 구성을 확인대상발명이 가지고 있다면 과제해결원리가 동일하다고 보았습니다. 다만 위 "특징적 구성"의 해석이 명료하지 않아, 혼란이 있자,
2. 2010후67 에서는 "비본질적 부분" 이라는 단어를 추가 삽입해 내용을 보충합니다. 판결요지는 아래와 같습니다.
"양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다( 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조)."
3. 그러나 "비본질 부분" 의 삽입에도 불구하고 여전히 "특징적 구성" 의 의미가 명료하지 않자, 2012후1132 에서는 구성이라는 단어를 삭제하고 "기술사상" 이라는 단어로 변경합니다. 이로써 과제해결원리의 판단 잣대가 균등론 도입 취지에 가장 부합하도록 구현되었다고 평가합니다. 판결요지는 아래와 같습니다.
"‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조)"
4. 위 과정을 조금 더 자세히 보충한 것이 2015라20318 입니다. 이 판결의 재판장님이 특허법원 출신입니다. 이에 본인이 생각하는 과제해결원리를 판결문에 자세히 개진한 것입니다. 여기서 아래와 같이 보충합니다.
"균등 판단의 궁극적인 목적인 ‘적절한 특허권침해 판단’을 위해서는, 대비‧판단의 대상이 되는 각각의 구성을 특허발명이나 상대방 제품 등에서 형식적으로 분리해 낼 것이 아니라, 특허발명이나 상대방 제품 등의 전체적인 맥락에서 각각의 구성이 가지는 기술적 의미나 작용효과를 실질적으로 탐구해 보아야 한다. 대비‧판단의 대상이 되는 각각의 구성은 그것이 적용된 기술에 따라 실질적으로 동일한 기술적 의미나 작용효과를 가질 수도 있고 서로 다른 기술적 의미나 작용효과를 가질 수도 있다(예를 들어, ‘나사와 못’ 또는 ‘진공관과 트랜지스터’는 A 기술에서는 실질적으로 동일한 기술적 의미나 작용효과를 가지지만, B 기술에서는 서로 다른 기술적 의미나 작용효과를 가질 수 있다). 이 점에서 특허발명이나 상대방 제품 등의 전체적인 맥락에서 각각의 구성이 가지는 기술적 의미나 작용효과를 실질적으로 탐구해 보는 것은 균등판단을 위한 당연하고도 필수적인 과정이다."
발명을 이루는 구성을 개별적으로 분해한 뒤 각 구성에 국한해서 보면 균등론을 통한 특허권자의 실효적인 보호가 미흡할 수 있으니, 발명의 전체적인 기술적 의미나 작용효과를 실질적으로 탐구하여 과제해결원리를 찾으라는 것입니다.
즉 과거 판례는 "비본질적 부분", "특징적 구성" 등의 단어를 구사해, 과제해결원리를 찾을 때 구성의 관점에서 주목했는데, 이는 잘못된 태도인바, 이와 같은 잘못된 태도를 벗어나게 하고자, "기술사상의 핵심" 이라는 단어를 도입하게 된 위 판례의 배경을 설명합니다. "구성" 에 주목하면 서로 다른 구성도 동일한 기술적 의미를 가질 수 있는데, 균등론에 포함되지 않아 비침해가 되어, 특허권의 보호가 미흡할 수 있음을 나사와 못의 예로써 설명합니다.
동시에 아래와 같이 더 구체적으로,
"발명을 떠난 분리된 구성 각각의 ‘과제의 해결원리’나 ‘작용효과’라는 개념을 상정하는 것은 명세서의 기재에 의해 파악된 발명을 기초로 하여 운용되는 특허제도의 관점에서 볼 때 부적절하면서도 무용한 것이고, 더욱이 이러한 개념을 토대로 균등을 판단하면 균등을 항상 부정할 수밖에 없는 결과에 이르는 문제점을 야기할 뿐이다. 균등은 구성의 변경이 있음을 전제로 논해지는 것인데, 이 경우 ‘발명을 떠난 그 구성 자체’의 관점에서 보면 ‘과제의 해결원리’나 ‘작용효과’도 항상 달라져 균등하지 않다고 판단될 수밖에 없을 것이기 때문이다(앞서 예를 든 ‘나사와 못’ 또는 ‘진공관과 트랜지스터’의 경우 적용되는 기술을 떠나 그 구성 자체의 관점에서 본다면 그 기술적 원리와 작용효과가 다르다고 판단될 것이다)."
라고 함으로써 상표에서의 분리관찰처럼 특허를 구성별로 분해하여 거기서 과제해결원리를 찾으면 안 됨을 천명합니다.
이것이 핵심입니다.
안타깝지만 위 강사님들 설명은 모두 이해가 되지 않습니다. 저도 무슨 소리인지 모르겠습니다.^^
그리고 판례가 변경된 것이 아닙니다.
2007후3806 -> 2010후67 -> 2012후1132 로 갈수록 다소 모호한 점을 분명히 한 것입니다.
판례 변경은 전원합의체 판결만 가능한데, 위 판례는 모두 전원합의체가 아닙니다.
감사합니다.^^
#균등관계 #과제해결원리 #특징적구성 #기술사상 #2007후3806 #2010후67 #2012후1132 #2015라20318
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찬찬찬님의 댓글
찬찬찬 Date:감사합니다