조현중님의 댓글

안녕하세요.^^ 작년 판례노트6번 부분은 올해 모두 수정할 예정입니다.
질문주신 2004후2031은 2013후37 에 의해 변경되었습니다. 따라서 더 이상 숙지할 필요가 없습니다.
2004후2031과 2013후37의 차이점을 설명합니다.


1. 2004후2031은 명세서에 종래기술을 기재한 경우 그 출원의 신규성과 진보성을 판단할 때 해당 종래기술을 출원일(또는 우선일) 전에 공지된 것인지를 별도로 입증하지 않고 무조건적으로 특허법 제29조 제1항 각호의 지위가 있는 것으로 인정했습니다. 2004후2031 판결문은 다음과 같습니다.
"원심판결 이유에 의하면, 원심은 등록고안의 명세서 중에 종래기술로 기재되어 있는 고안은 출원인이 그 출원고안을 착상하게 된 배경기술로서 그 출원고안에서 해결하고자 하는 기술적 과제로 삼아 임의로 기재한 것으로서 출원인 스스로 종래기술이 출원 전에 공지된 것임을 명세서상에서 명백히 인정하고 있는 경우가 아니라면 명세서에 종래기술이라고 기재한 사실만으로 그 출원 전에 불특정 다수에게 알려진 공지기술로 보아 신규성이나 진보성을 부정하는 증거로 사용할 수 없다고 판시한 후, 이 사건 등록고안의 명세서에 종래기술로 기재된 고안에 대하여 위 명세서에서 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 기술이라고 명백하게 밝히고 있지 아니하다는 이유로 실용신안법 제5조 제1항 각 호가 규정한 고안으로 보지 아니한 채 이 사건 등록고안의 진보성 유무 판단에 있어서 가정적인 판단만을 하였는바, 위 법리에 비추어 보면 원심의 이러한 판단은 진보성에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 할 것이다."


2. 그러나 2013후37 은 2004후2031 의 "무조건적" 인 태도에 대해 옳지 않다고 보았습니다. 이유는 다음과 같이,
"특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다."


어떠한 발명의 공지 여부는 사실인정의 문제이고, 그 사실이 옳음은 신규성 또는 진보성을 부정하는 자가 입증해야할 책임이 있으나, 출원인이 공지된 것임을 자백하면, 별도의 입증 없이 그 발명이 공지된 것으로 볼 수 있다고 봅니다. 즉 민사소송법상의 입증책임과 자백의 논리를 적용합니다.
때문에 명세서에 기재된 종래기술은 무조건적으로 공지된 것으로 볼 수는 없고, 출원인이 명확하게 공지된 것임을 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우에 한해, 공지된 것으로 봄이 타당하다고 하며, 2004후2031 의 무조건적인 태도를 비판합니다.
이에 아래와 같이,
"명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다."


명세서에 작성된 종래기술이라 할지라도 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 발명이나 착오로 종래기술이라고 작성했다고 항변 등을 하면, 그 종래기술은 출원일 전에 공지된 것임이 입증되지 않는 한 그 출원의 신규성 또는 진보성을 판단할 때 특허법 제29조 제1항 각호의 지위가 있는 것으로 인정할 수 없다고 천명합니다. 이것이 2004후2031 의 "무조건" 적인 태도와 상이한 것입니다.


한편 위 판례는 개인적으로 안타까움이 있다고 생각됩니다. 이 부분은 나중에 자료 게시판에 작성하겠습니다. 공지 여부는 본 판례는 사실 인정의 문제라 보아, 민사소송법상의 자백의 논리를 적용했으나, 공지 여부는 사실 인정의 문제만으로 구성된 쟁점은 아니라고 생각됩니다. 즉 제 개인적으로는 명세서에 종래기술을 기재했고, 출원인이 종래기술임을 명백히 자백한다고 하더라도, 그 종래기술의 공지 여부의 입증 없이 특허법 제29조 제1항 각호의 지위를 부여함은 문제가 있다고 생각됩니다.


한편 본 판례는 민사소송법상의 입증책임과 자백의 법리를 알고 있어야 이해가 용이합니다.
우선 위 제 답변을 천천히 이해해보시고, 불명료하거나 모르는 부분이 있으면 편하게 질문하시기 바랍니다.
감사합니다.^^


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