[키워드] 2007후3806, 2012후1132, 구성요소대비(Element by Element), 발명전체대비(Invention as a whole), 참고판례 2015라20318

[대상] 

1. 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 확인대상발명이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.(2007후3806)

2.  명칭을 “구이김 자동 절단 및 수납장치”로 하는 특허발명의 특허권자 甲이 乙 주식회사를 상대로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각한 사안에서, 위 확인대상발명은 위 특허발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 위 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 하는데도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례. (2011후1132)

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. (2011후1132 판례원문 중 일부 발췌)

[질의] ​시중의 모든 특허법 기본서에서 2012후1132 판례에 대하여 1)'치환 내지 변경'에서 '변경'으로의 설시 2)'전체적으로'라는 표현을 배제 3)과제해결원리의 동일성에 대한 구체적인 요건 제시를 들어 종래 2007후3806과 판례와 대비하여 그 의의를 설명하고 있는데요.

2)의 '전체적으로' 라는 표현의 배제에 대하여 발명전체 대비에 의하면 청구된 발명의 전체로부터 균등물이 판단되어지므로 권리범위가 과도하게 넓어진다는 점, 구성요소대비에 의해야 권리범위 판단의 명확성, 용이성을 도모할 수 있다는 점에서 구성요소대비에 의하는 것이 통설 판례임을 근거로 하는 게 일반적으로 보입니다.

이에 대하여

1. 흔히들 말하는 주변한정주의/중심한정주의 또는 구성요소대비/발명전체대비 원칙에 대하여 이 학설 내지 원칙을 근거로 하여 많은 분들이 설명을 해주시는데 위 학설들을 구분해서 공부할 실익이 있는지,

2. '전체적으로' 표현의 배제에 대한 그 의의가 타당한지, 타당하다면 그 이유가 이해가 안 됩니다. 

특허발명의 권리범위는 발명의 설명 등 다른 명세서 기재를 참작하여 특정된 청구범위에 의하여 결정되고, 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 청구범위에 기재된 구성요소들과 그 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야한다는 점에 비추어 볼때, 이걸 '전체적으로'라는 표현으로 종래에는 썼던게 아닌가요? 그렇다면 굳이 지울 필요가 없었던 문장 같은데 이게 의의가 있는 건지 모르겠습니다.

3. 2012후1132 판례에 이어, 2014후2788 판결 등에서도 '전체적으로' 표현의 배제가 있는데 이제 업계에서 이런 표현이 굳혀진 것인지

궁금합니다.

내용이 이해가 안 된만큼 질문내용도 중구난방이어서 죄송합니다.