[키워드] 2015허4019, 2012후4162, 자유실시기술의항변, 자유기술의항변, 무효의항변 

[대상]

2015허4016 판례

 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

 살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

 또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

 이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다.

참고판례 2012후4162

 (다수의견) 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다.

 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

 다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

(대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견) 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 특허권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 특허발명을 보호·장려하고 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에 부합하지 않는다.

 권리범위확인심판이 특허가 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 심판절차에서는 특허의 진보성 여부 등 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 특허발명의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 심판구조를 바꿀 필요가 있다.

 이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면, 그러한 특허권을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[질문]

(1) 2015허4016 판례문 중 "~자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로~"에 대하여

저는 자유실시기술의 항변에 대하여, "당해 특허 출원 전부터 일반공중이 자유롭게 실시할 수 있는 기술에 특허권의 독점배타권을 인정하는 것은 발명의 이용도모를 통한 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 반하기 때문에 타당하지 않으므로 특허발명과 대비할 필요없이 권리범위에 속하지 아니한다." 정도의 느낌으로 받아들이고 있었는데,

자유실시기술의 항변이 균등론을 통한 권리범위확장의 제한이라는 취지에 대한 그 논리적 근거(WHY!)가 궁금합니다.

(2) 모 변리사님께서 위 판례에 대하여 말씀하실 때,

'문언침해의 경우, 피고가 자유실시기술의 항변을 주장하는 것은 특허발명이 공지기술과 동일하다고 말하는 것과 동일하며, 특허발명이 신규성이 없다는 주장을 우회한 것이므로 이런 주장은 불허하여 무효심판 제도를 이용하게 함이 타당하다' 고 하셨는데요. 위 설명에 대하여, 그와 같은 논리를 따른다면 신규성 위반을 이유로한 무효의 항변 또한 인정될 수 없지 않느냐는 질문을 했고, 그에 대하여

 '문언침해에서 자유실시기술의 항변을 막는 특허법원 판례의 취지는, 특허발명과 문언적으로 동일한 실시자의 실시발명이 공지기술과 동일하다는 주장이 사실상 특허발명이 신규성이 없다는 주장과 동일한 취지의 주장이라는 점에서, 1) 침해자가 특허발명에 대한 신규성 위반의 입증책임을 회피/경감시키는 부당한 결과에 이르게 되는 것을 방지하고, 2) 특허의 무효사유의 주장을 무효심판 외에서 인정하게 된다는 점에서 무효심판제도의 존재의의가 없게 되는 문제를 제거해야 한다는 것입니다.

 그러나, 위 1)과 관련하여 살펴보면, 자유실시기술의 항변과는 달리, 공지기술제외의 항변이 있는 경우에는, 실시자는 자신의 실시발명이 공지기술과 동일하다는 주장이 아니라, 특허발명이 신규성 위반의 무효이유가 있다는 것을 주장하는 것이므로, 이는 실시자의 입증책임을 회피/경감시키는 문제를 발생시키지 않을 것입니다.

 다만, 위 2)와 관련하여 문제가 있을 수 있으나, 우리 대법원은 2012후4162 판결에서, 신규성 위반인 경우에는 권범심에서 무효이유를 주장할 수 있다는 것이 다수의견이고, 이에 대해 무효이유의 주장은 무효심판을 통해 하여야 한다는 반대의견이 있지만, 다수의견을 따른다면, 무효심판의 존재에도 불구하고 신규성 위반의 무효이유를 주장하는 공지기술제외의 항변은 가능하다고 봄이 타당하겠습니다.'

위와 같은 답변을 받았습니다.

이에 대한 변리사님의 의견이 궁금합니다.

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밑밥1. 정리해서 질문을 올리려고 했는데 꽤 오래전이라 가물가물해서 아리송 하네요 ^^;

밑밥2. 강조/밑줄은 그냥 제마음대로 제가 읽기편하게 표시했습니다. 글이 길어서 다른 분들이 읽기 힘드실 것 같아서 그엇는데, 혹 과하거나 불필요한 부분이 있다면 수정하겠습니다.

글이 너무 긴 것 같은데 이렇게 적어도 되는지 모르겠습니다.

혹시 너무 길다면 다음부터 판례는 첨부파일로 올릴까요..?

바쁘신 와중에 수험생들까지 챙겨주시는 모습을 본받아 파이팅하겠습니다.

감사합니다.