조현중님의 댓글

안녕하세요.^^ 질문 예쁘게 잘 작성해 주셨습니다.
보기 좋습니다.!
질문주신 2013후2965 와 2012후4162 는 쟁점이 다소 다릅니다.
먼저 2013후2965 사건입니다.


1. 2013후2965
이 사건은 적극적 권리범위확인심판사건입니다. 심판원에서는 확인대상발명이 등록고안과 실질적으로 동일하고, 그렇다면 권리 대 권리의 권리범위확인심판이며, 이용관계에 있는 것도 아닌 바, 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 2012. 4. 27. 자로 심판청구를 각하하는 심결을 합니다.


그러자 심판청구인은 확인대상발명에 관한 등록고안에 대해 무효심판을 제기했고, 무효심결이 2012. 9. 13. 경에 확정되었습니다.


2012. 6. 26. 자로 위 권리범위확인심판의 각하심결에 대해 심판청구인이 특허법원에 불복했고, 특허법원은 절차 계속 중 2012. 9. 13. 경에 확인대상발명에 대한 고안이 무효로 확정된 사실을 고려하여, 확인대상발명이 등록 고안이라는 이유로 각하심결한 심판원의 심결을 위법하다고 하며 심결을 취소하는 판결을 합니다.


위 취소판결이 확정되어 다시 심판원으로 사건이 환송되었고, 심판원은 확인대상발명에 관한 고안이 소급적으로 무효로 되었음을 참작하여, 다시 심리해 권리범위에 속한다는 이유로 2013. 1. 2. 자로 인용하는 심결을 합니다.


이에 대해 다시 확인대상발명 실시자가 특허법원에 불복했고, 여기서 확인대상발명 실시자가 이번에는 확인대상발명이 자신의 등록된 특허발명과 동일한 것이니, 여전히 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이 되므로 심결이 각하되어야 한다고 주장합니다.
그러자 특허법원은 이미 이 사건은 확인대상발명이 등록된 고안이라 하여, 심결이 각하되고, 이후 등록된 고안이 무효심결확정되자, 비로소 인용심결을 받을 수 있게 된 것인데, 또 등록된 특허발명이라 하여 심결을 각하고, 그 특허발명의 무효심결확정까지 심리를 지연하는 것은 타당하지 않다고 보아,
특허발명에 신규성 위반의 무효사유가 있는지를 본 후(즉 무효로 될 가능성이 있는지),
특허발명은 신규성이 없어 무효로 될 것으로 보이므로, 확인대상발명은 등록된 발명이라 볼 수 없고, 이에 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이 아니며, 심판원의 인용심결이 타당하다는 판결을 합니다.
여기서의 특허법원의 논리는 아래와 같았습니다.


"우선, 적극적 권리범위확인심판 사건에서 확인대상발명과 동일한 피심판청구인의 특허발명이 신규성이 없음을 이유로 그 권리를 부정할 수 있는지 여부에 관하여 보건대, 1 특허권은 신규성이 있는 발명에 대하여 부여되는 것으로, 그의 기술적 범위를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 구애됨이 없이 고려되어야 할 것이어서, 특허발명이 출원당시 그 전부가 공지공용의 것인 경우에는 무효심판에 의하지 않더라도 그 권리의 효력을 부정할 수 있다고 할 것이고(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결 참조), 2 적극적 권리범위확인심판에서 권리자의 특허발명이 신규성이 없는 경우 그 특허발명의 보호범위를 부정하고 있음에도, 피심판청구인의 특허발명이 신규성이 없는 경우에는 달리 취급하여 그 보호범위를 부정하지 말아야 할 만한 근거도 찾아볼 수 없으며, 3 피심판청구인의 특허발명이 신규성이 없어 보호범위가 부정됨에도 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다고 하여 확인의 이익이 없음으로 이유로 각하하고 다시 피심판청구인의 특허발명에 대하여 등록무효심판절차를 거치도록 한 이후에 권리범위확인심판을 허용하는 것은 소송경제에도 반할 뿐만 아니라 사건을 해결하기 위한 근본적인 해결책이 될 수 없다고 할 것이므로, 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에서 피심판청구인의 특허발명이 그 신규성이 부정되는 경우에는 피심판청구인의 특허발명의 보호범위를 부정할 수 있다고 할 것이다. 더구나, 앞서 이 사건 심결의 경위 부분에서 본 바와 같이 피고의 적극적 권리범위확인심판 청구가 제1, 2차 심결에서 확인대상발명이 원고의 등록고안과 실질적으로 동일하여 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다는 이유로 모두 각하되어, 원고의 등록고안에 대한 등록무효심결이 확정되기까지 본안판단을 받지 못한 이 사건에서, 또다시 신규성이 부정되는 원고의 특허발명이 존재한다는 이유만으로 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다고 하여 확인의 이익이 없음을 이유로 이를 각하하고, 피고로 하여금 원고의 특허발명에 대한 등록무효심판절차를 거치도록 한 이후에 권리범위확인심판을 하게 하는 것은 문제해결에 아무런 도움 없이 절차만을 강요하여 피고에게 지나치게 가혹한 처사라고 할 것이다."


그런데 대법원이 뜬금 없게도 등록무효심결이 확정되기 전까지는 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판이 맞다고 하며, 위 특허법원의 판결을 파기합니다.
이것이 2013후2965 입니다.
결국 대법원 판결에 따르면 확인대상발명에 관한 등록된 발명을 모두 무효시켜야, 적극적 권리범위확인심판이 가능하다는 것입니다.
매우 타당하지 않다고 봅니다.
이는 권리범위확인심판의 기능을 지나치게 약화시키는 것으로서, 당사자에게도 당혹스럽고, 특허심판원과 특허법원 모두 당혹스러운 대법원 판단이라 생각됩니다.


2. 2012후4162 는 잘 알고 있는 것처럼 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성 무효를 심리하지 말 것을 천명하는 판례입니다.


3. 두 판례는 내용이 다릅니다.
2013후2965 는 확인대상발명이 등록된 발명인 경우, 그 등록된 발명을 무효로 확정시키지 않는 한, 그 등록된 발명에 무효사유가 있다 하더라도, 권리 대 권리의 권리범위확인심판이라는 것입니다.
2012후4162 는 권리범위확인심판에서 진보성 무효사유를 심리하지 말라는 것입니다.


구분해서 이해해 보시기 바랍니다.^^
감사합니다.


#2013후2965 #권리대권리 #2012후4162 #2013허976