[본 판례의 참고점]

존속기간연장등록의 무효사유를 다룬 사안임

[주요 판시사항]

[주요 판결요지]

1. 존속기간 산정과 관련하여

특허법 제89조 제1항은 "특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 '허가 등' 이라 한다)을 위하여 필요한 유효성,안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다." 라고 규정하고, 

제2항은 "제1항을 적용할 때 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 '실시할 수 없었던 기간' 에 포함되지 아니한다." 고 규정하고 있다.

한편 특허법 제91조는 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 연장등록거절결정을 해야 하는 사유를 열거하면서 제3호에서 '연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우' 를 규정하고 있다.

위와 같이 특허법이 마련한 특허권의 존속기간 연장제도는, 특허권의 존속기간 중 특허발명을 실시하기 위하여 법령이 규정하는 허가 등을 받아야 하고 이에 필요한 시험이나 허가 등의 절차에 상당한 기간이 소요되는 발명에 대하여 5년의 범위 내에서 특허발명을 실시하지 못한 기간만큼 존속기간을 연장시켜주는 제도이다.

의약품,농약 등의 발명의 경우 안전성 및 유효성 확보를 목적으로 하는 약사법 또는 농약관리법 등에 따라 규제당국의 허가,등록 등(이하 '약사법 등에 의한 허가 등'이라 한다)을 받아야 하고 이를 위하여 필요한 시험,심사 등에 장기간이 소요된다.

이러한 경우 특허권자는 비록 특허권이 존속하고 있다 하더라도 위 기간 동안에는 특허발명을 실시하지 못하고 권리의 독점에 의한 이익을 누릴 수 없게 되어 연구개발에 필요한 비용을 회수할 수 없게 되는 불이익을 입게 되고, 다른 산업 분야의 특허권과 비교할 때 형평성을 잃는 결과가 초래된다.

그리하여 특허법 제89조 제1항은 위와 같은 불합리를 해소하고 의약품 등의 발명을 보호,장려함으로써 그 분야의 기술발전을 촉진시키기 위하여 5년의 기간 범위 내에서 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주도록 한 것이다.

다만 당초 설정된 특허권의 존속기간 만료 후 자유로이 그 특허발명을 실시할 수 있었던 제3자로서는 존속기간의 연장으로 인해 다시 연장된 존속기간까지 그 특허발명을 실시할 수 없는 불이익을 입게 되므로, 특허법 제89조 제2항은 특허권자와 제3자의 이해관계를 합리적으로 조정하고 특허권자로 하여금 성실하고 신속하게 허가 등의 절차를 밟도록 하기 위하여 특허권자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외하도록 하고 있다.

한편 구 약사법 제34조 제1항에 따라 의약품등으로 임상시험을 하려는 자는 임상시험계획서를 작성하여 식품의약품안전처장의 승인을 받아야 하고, 구 약사법 시행규칙 제31조, 제32조에서 임상시험계획서 기재 내용, 임상시험의 실시기준에 대하여 규정하고 있으며, 구 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제9조 제6호에서는 의약품 품목허가 신청자가 제출하여야 하는 안전성,유효성에 관한 자료 중 하나로 임상시험성적에 관한 자료를 규정하고 있다.

또한 약사법 등에 의한 허가 등이 없으면 의약품 등에 대한 제조,판매 등의 행위는 일반적,추상적으로 금지되고 약사법 등 각 행정법규에 기한 개별적,구체적 처분을 받은 경우에 비로소 제조,판매 등의 행위를 하는 것이 허용되므로, 약사법 등의 허가 등이 없는 한 그 제조,판매 등의 행위에 대한 금지 상태는 계속된다.

그러나 특허법은 특허권자 또는 그를 갈음하여 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 전용실시권자 내지 통상실시권자(이하 이들을 통틀어 '특허권자등'이라 한다)가 약사법 등에 의한 허가 등을 얻으려고 노력하지 않았던 기간까지 포함하여 특허발명을 실시할 수 없었던 모든 기간을 연장기간 산정의 기초로 삼으려는 것이 아니라, 특허권자 등이 특허발명을 실시하려는 의사 및 능력이 있었음에도 불구하고 특허발명을 실시할 수 없었던 기간, 즉 약사법 등에 의한 허가 등을 받는 데 필요한 기간에 한하여 존속기간연장의 대상으로 하고 있다.

따라서 특허법 제89조의 '실시할 수 없었던 기간' 의 시기는 특허권자 등이 약사법 등에 의한 허가 등을 받는데 필요한 유효성,안전성 등의 시험을 개시한 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날이 되고, 그 종기는 약사법 등에 의한 허가 등의 처분이 그 신청인에게 도달함으로써 그 처분의 효력이 발생한 날까지라고 할 것이다.

나아가 특허법 제89조 제2항은 특허권자 등에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간을 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외하고 있는데, 여기서 '책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간' 이란 특허권자 등의 귀책사유로 인하여 약사법 등의 허가 등이 실제로 지연된 기간, 즉 특허권자 등의 귀책사유와 약사법 등에 의한 허가 등의 지연 사이에 상당인과관계가 인정되는 기간을 의미한다.

2. 등록된 통상실시권자의 허가와 관련하여

특허법 제134조 제1항은 "이해관계인 또는 심사관은 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다." 고 규정하면서 제2호에서 '특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우' 를 규정하고 있다.

한편 특허법 제90조 제1항은 연장등록출원인이 특허권의 존속기간의 연장등록출원서에 기재하여야 할 사항을 열거하면서 그 중 하나로 제6호에서 '산업통상자원부령으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)'를 규정하고, 같은 조 제6항 본문은 "연장등록출원인은 특허청장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 제1항 제3호부터 제6호까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)에 대하여 보정할 수 있다."고 규정하며,

특허법 시행규칙 제53조는 특허법 제909조 제1항 제6호에 해당하는 자료들을 열겨하면서 그 중 하나로 제3호에서 '제1호의 규정에 의하여 허가 또는 등록을 받은 자가 그 특허권의 특허권자,전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자임을 증명하는 자료' 를 규정하고 있다.

앞서 본 바와 같이 특허법은 특허권자 등이 특허발명을 실시하려는 의사 및 능력이 있었음에도 불구하고 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 한하여 연장기간의 대상으로 하고 있으므로, 특허권의 설정등록일 이후 약사법 등에 의한 허가 등의 신청이 이루어진 경우 그 이후의 기간이 특허법 제89조가 규정하는 '실시할 수 없었던 기간' 에 포함되기 위해서는 특허권자 또는 그를 갈음하여 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 전용실시권자 또는 통상실시권자에 의하여 그 허가 등의 신청이 이루어져야 한다.

그런데 통상실시권은 전용실시권과는 달리 단순히 특허권자와 실시자와의 명시적,묵시적 합의만으로 발생하고 그 합의에 특별한 형식을 필요하지도 아니하며, 통상실시권의 등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로(특허법 제102조 제1항, 제118조 제3항 참조), 

여기서 말하는 통상실시권자에 해당하기 위해서는 약사법 등에 의한 허가 등의 신청 당시 위와 같은 합의만 있으면 충분하고 반드시 통상실시권의 등록까지 마치고 있어야 할 필요는 없다. 

다만 통상실시권자가 약사법 등에 의한 허가 등을 신청하여 허가 등을 받은 후 연장등록출원인이 특허청에 연장등록출원을 하여 연장등록결정을 받기 위해서는 특허법 제90조 제1항 제6호에 규정된 연장등록출원서의 요건 등을 갖추어야 하므로, 특허법 제90조 제6항 본문에 따라 특허청 심사관이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 위 통상실시권자의 통상실시권의 등록 및 그에 관한 증명자료의 제출이 이루어져야 할 것이다.

따라서 특허법 제134조 제1항 제2호가 연장등록의 무효사유를 규정하면서 '등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우' 라고 규정한 것은, 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에는 특허권자나 전용실시권자 이외에도 통상실시권자가 포함되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재사항 및 증명자료임에 비추어 그것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지라고 해석함이 상당하고, 이와 달리 허가 등을 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.

[코멘트]

저도 관련 사건에 참여했으며, ​실무에서는 매우 이슈가 된 사안으로서, 특허법원에서 특별재판부를 편성하여 심리한 사건입니다. 

다만 시험에 출제되기는 난해한 점이 있습니다. 이유는 약사법상의 의약품의 허가 과정을 인지해야 이해가 가능하기 때문입니다.

따라서 간단하게만 참고하시고 넘어가시기 바랍니다.

특허법 순수 논점이라면 등록된 통상실시권자가 허가를 받아야 존속기간의 연장이 가능한데, 이때 통상실시권의 등록 시점은 언제로 보면 유효한지 정도가 되겠습니다.