[키워드] 보충자료 7회, 신진선확 사례, 거절이유

[법령] 29조, 30조, 36조

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명

2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것

2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다. <신설 2015.1.28.>

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간

2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.

④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우

2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 특허청장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

[대상 및 질의]

1. 보충자료 7회 pp 113~114

위의 표에서 발명의 성립성은 거절이유, 정보제공이유, 특허취소사유, 무효사유 모두 해당하지만 산업상이용가능성은 거절이유와, 취소사유에 해당하고

신진선확은 거절이유에만 해당한다는 건가요?

2. 신진선확 사례

(1) 보충자료 7회 pp 141~142

  위의 사항을 다음과 같이 이해했는데 맞는지 궁금합니다.

 만약 을이 A를 공개한 것이 아니고 출원을 한 것이었다면 을의 출원은 갑의 A 공지에 의해 신규성 위반으로 거절이 되어 갑의 A출원이 정상적으로 30조 1항 1호에 의거 등록될 수 있다.

 그러나 을이 출원을 한 것이 아니고 A를 공개한 상황이므로 이 을의 A공개에 의하여 갑의 A출원이 29조 1항에 의해 신규성 위반이 된다. 따라서 갑은 을의 공개가 자신(갑)의 공개로 지득(깨달아 앎)하여 공개한 것일 뿐이라는 것을 입증하여야 정상적으로 30조 1항을 밟아 출원등록을 할 수 있다.

(2) 보충자료 7회 pp 142~143


 위의 상황은 갑이 먼저 '출원'을 한 상황이므로 먼저 한 출원에 대해서는 신규성과 진보성을 따지는 것이 아니고 선원주의와 확대된 선원주의를 따져야하는 것 같습니다. 을은 먼저 있은 갑의 공개로 인해 29조 1항에 의해 거절결정, 선원의 지위는 36조 4항에 의해 소급적으로 소멸하여 선원주의는 문제가 되지 않는다고 설명되어 있습니다.(보충자료)

 그런데 여기서 확대된 선원의 지위가 문제가 되는데 을은 무권리자도 아니고 새로운 발명자이므로 갑과 을의 출원에는 출원자도 다르고 청구서에 기재된 발명자도 다르므로 확대된 선원주의가 적용이 됩니다.

 만약에 위의 형광펜으로 표시한 부분처럼 을의 출원공개가 되었다면 갑은 확대된 선원주의에 의해 출원을 할 수 없게 되는데 이렇게 되면 남아 있는 것은 갑의 공개, 을의 출원공개 입니다. 그러면 이 발명에 대해서는 다른 모든 제3자가 신규성 위반(29조 1항)으로 출원이 거절될 것인데 그럼 아무도 출원을 못하는 건가요?