[본 판례의 참고점]

정정청구와 별도의 정정심결이 있었을 때의 특허무효심판의 진행

[주요 판시사항]

[주요 판결요지]

[코멘트]

1. 청구항 전항(청구항 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11)에 대해 진보성이 없다는 이유로 2014. 12. 16. 자로 B 가 무효심판청구했고, 2015. 3. 4. 자로 A 가 무효심판청구했습니다.

2. 위 심판청구는 병합되었고, 사건 진행 중 2015. 10. 29. 자로 특허권자가 청구항 1 을 감축하고, 청구항 5, 7, 9, 10, 11 을 삭제하는 정정청구를 했습니다.

3. 정정청구에 대해 심판원은 2016. 2. 24. 자로 정정의견제출통지서를 발송했습니다.

4. 정정의견제출통지서에 대응해 특허권자는 청구항 1 의 정정사항을 보정하고, 청구항 10 과 11 을 회복시키는 보정을 2016. 3. 2. 자로 했습니다.

5. 심판원은 위 정정명세서의 보정을 정정사항 자체를 삭제하거나 정정사항 중 일부를 철회하고 정정 전 청구범위로 돌아가는 것으로서, 실질적으로 새로운 정정청구라 할 수 없어, 보정을 인정하고, 위와 같은 보정이 반영된 정정청구는 특허법 제136조가 정한 특허무효심판에서의 정정요건을 충족하는 것이어서 적법하다고 봅니다.

6. 심판원은 2016. 3. 2. 자로 보정된 정정명세서를 심리대상으로 확정한 후 정정청구에 의해 삭제된 청구항 5, 7, 9 에 대한 특허무효심판청구 부분은 부적법하다고 보아 각하하고, 청구항 1, 4, 8, 10, 11 에 대한 특허무효심판청구 부분은 진보성이 있다고 보아 기각하였습니다.

7. 위 심결에 대해 원고 A 와 B 가 각각 특허법원에 심결취소소송을 2016. 5. 16., 2016. 5. 18. 자로 제기하였습니다.

8. 심결취소소송이 진행되던 중 2016. 7. 27. 자로 특허권자가 추가 정정심판을 청구하였고, 2016. 8. 31. 자로 정정청구 인용심결이 나왔고, 2016. 9. 1. 자로 정정심결이 확정되었습니다.

9. 특허법원은 2016. 9. 1. 자로 확정된 정정심결에 따라 정정된 명세서 및 도면을 대상으로, 심결취소여부를 심리하였고, 진보성이 없다고 보아 청구항 1, 4, 8, 10, 11 에 대한 심결을 취소합니다. 또한 심결에서 청구항 5 에 대해 각하했으나, 2016. 9. 1. 자로 확정된 정정심결에 따라 정정된 명세서 및 도면에는 청구항 5 가 존속하고 있어, 청구항 5 의 삭제를 이유로 각하한 심결도 취소합니다. 

특허무효심판에서 정정청구나 별도의 정정심결이 있었을 때의 사건의 진행에 대해 그 흐름을 참고해 보시기 바랍니다.