[키워드] 특허법제47조, 특허법제52조, 특허법제54조, 기본강의 보충자료 9회 

[대상] 질의 내용에 각각 포함.

[질의]

1. 보충자료9회 p.161 설명 질문

분할출원이 가능한 기간에 대한 설명에서 궁금한 점이 있습니다.

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제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. <개정 2015.1.28., 2016.2.29.>

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간

2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간

3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

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위의 부분은 p.161 설명부분인데요, 1번부터 3번은 52조 1항 1호의 47조 1항에 따라 보정할 수 있는 기간을 풀어서 설명해놓으신 것 같습니다. 그런데 52조 1항 3호를 보면 '66조에 따른 특허결정의 등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내의 기간'에 분할출원이 가능하다고 되어있는데요 이것과 프린트 설명 1번과 저촉이 되는 것이 아닌가합니다.

즉, 1번 설명에서는 47조 1항에서 '특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지' 의 기간을 말하고 있는데 52조 1항 3호에서는 그것에 더하여 받은 날부터 3개월 이내에 분할출원이 가능하다고 적혀있습니다. 제 생각에는 프린트 1번 설명과 5번 설명이 서로 모순이 되는 것 같습니다. 

2. 절차가 계속중이어야 한다.

 (1) 분할출원은 절차가 계속중이어야 한다에 관하여

 p.162 설명을 보면 다음과 같습니다.

 
그런데 그 다음쪽 p.163쪽을 보면

이렇게 설명되어 있는데요 보정시 삭제하였다 하더라도 원출원의 효력은 유효하게 존속한다는 것인가요? 원출원이 무효,취하,포기된 경우에는 분할출원이 불가능하다고 되어있는데 보정시 삭제된 발명은 분할출원이 가능하다는 설명이 이해가 가지 않습니다..ㅠㅠ 보정시 삭제했다는 것은 원출원에서 그 발명을 취하,포기한 것과 같이 보이는데 말이에요..ㅠㅠ

 (2) 변경출원도 절차가 계속중이어야 하나요?

​

 (3) 조약우선권 주장시에는 절차가 계속중이지 않아도 되지만 국내우선권 주장시에는 절차가 계속중이어야 하나요? (프린트 p.172, p176) 맞다면 마땅한 이유가 따로 있나요?

<p.172 조약우선권 주장>

<p.176 국내우선권 주장>

3. 52조 1항 단서와 52조 5항

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제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. <개정 2015.1.28., 2016.2.29.>

⑤ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

제42조의3(외국어특허출원 등) ① 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다.

② 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우

2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

​

제64조(출원공개) ① 특허청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.

1. 제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일

2. 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 선출원의 출원일

3. 제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일

4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우: 그 특허출원일

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 52조 1항 단서에는 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다고 나와있습니다. 그런데 5항을 보면, '분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다.' 라고 되어있는데요

​ 이미 국어번역문이 제출되어있어야 한다고 했는데 5항에서는 제출기간을 넘어서 제출할 수 있다고 규정하고 있는 것이 이해가 가지 않습니다..

 1항의 경우에서는 원출원이 외국어특허출원인 경우이고, 5항은 분할출원이 외국어특허출원이라고 생각을 해봐도 만약 분할출원이 외국어특허출원이라면 1년2개월의 기간의 기산점이 원출원일이 되느냐가 문제가 될 수 있는데 42조의3 2항에서 기산점은 64조의 1항 각 호에 따른다고 되어있는데 64조에 52항은 있지 않습니다. 그렇다면 분할출원이 최초의 외국어특허출원인 경우에 기산점은 분할출원일이 되므로(64조 1항 4호) 굳이 30일 이내에 제출할 수 있다는 규정을 두어야 했는지가 의문입니다. 그냥 분할출원일로부터 1년 2개월 안에 제출해도 되는 것이 될텐데 말이지요...

4. 53조 4항의 취하 간주는 즉시인가요?

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제53조(변경출원)

④ 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다

제56조(선출원의 취하 등) ① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우

2. 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우

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국내우선권주장(55조)을 하는 경우에는 56조에 따라 선출원일은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하한 것으로 본다고 명시되어 있는데, 변경출원(53조) 시에는 취하된 것으로 본다라고만 되어있지 따로 기간이 명시되어있지 않습니다. 변경출원 즉시 취하 간주된다는 것인가요?