안녕하세요^^
참고로 심사지침서란 현행 심사기준의 과거 표현이고(지금 심사지침서란 용어 안 씁니다),
심사기준이란 심사실무이지 심판실무가 아닙니다^^
심판실무는 심판편람이라고 있습니다.
질문 잘 주셨습니다!

1. 그 학원 강사님 답변의 예상출처
그 강사님께서 심사지침서를 출처로 하는 것을 보니, 상위개념과 하위개념을 운운하는 그 강사님의 답변의 출처는 등록전 특허이의신청절차 등이 존재할 때 시절의 심사지침서의 내용으로 보입니다.
그런데 등록전 특허이의신청절차가 폐지된지는 무려 10여년이나 지난 것으로 알고 있습니다.
지금은 이의신청절차도 없고 아예 심사단계에서 정정이란 단어가 언급되지 않습니다.
즉 지금은 심사지침서를 심사기준이라 하는데, 심사기준에서는 정정이 등장하지 않습니다.
정정은 오롯이 심판절차에서만 등장하며, 따라서 심판편람에만 있습니다.

찾아보니 과거에는 정정명세서를 보정할 때 청구범위를 상위개념에서 하위개념으로 감축하는 보정을 하는 것은 그 보정으로 인해 추가적인 심리가 필요하지 않다면,
위 조건에 한해 보정을 인정하겠다는 태도가 있었던 것으로 보입니다.

즉 과거도 강사님처럼 감축의 보정을 무조건적으로 허용하지는 않았고,
제한적으로 감축의 보정을 허용하고자 하는 태도가 있었던 것으로 보입니다.

그러나 지금 심판편람을 검색해보면 위 문구 보이지 않는듯합니다.
심판편람에서 상위개념, 하위개념을 찾으면
정정인정요건 중 청구범위 감축의 사례로서만 등장합니다.
키워드로 검색했지만 정정명세서의 보정요건으로는 보이지 않았습니다.
때문에 위 강사님의 내용은 출처가 없는 것이고, 따라서 옳다고 볼 수 없습니다.

2. 판례의 태도
위 내용은 무려 10여년 이상의 과거의 논의이고,
지금은 판례노트에도 수록한 바와 같이 2010허8832 판결 등을 보면
"심판청구서 중 청구의 취지의 보정에 대하여 요지를 변경할 수 없도록 한 이유는 요지변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이다.
따라서 이 사건과 같이 특허무효심판절차 내의 정정청구에 있어서 그 청구의 취지의 일부인 정정명세서 등을 보정하는 경우에는 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하고(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조), 보정으로 인하여 새로이 정정사항이 추가되거나 정정된 특허청구범위가 확장, 감축, 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정청구의 요지를 변경하는 것으로 허용되지 아니한다."

라고 함으로써 청구범위 감축으로 실질적인 변화를 가져온 보정도 그 보정을 인정하기 곤란함을 법원이 천명합니다.

3. 위 판례의 태도의 논리
첫째 절차 지연을 고려합니다.
A 로 정정심판을 청구했습니다. 그러나 A 에 무효사유가 있다고 정정불인정 의견제출통지서를 보냈을 때, a' 로의 감축보정을 허용하면, 위 정정심판절차가 정정불인정의견제출통지 -> 보정 -> 정정불인정의견제출통지 -> 보정의 반복으로 지연될 것임을 지적합니다.

둘째 특허무효심판절차에서도 정정청구가 가능합니다. 다만 이 경우 정정청구는 정해진 시기에만 가능합니다.
그런데 A 라고 정정을 했으나 감축이 아니라고 보아, 이를 이후에 a' 로의 보정을 허용하면, 이는 정정을 새롭게 한 것과 마찬가지이고, 그렇다면 정해진 기간 내에만 정정이 가능하다는 법리에 어긋나는 꼴이 되는바, 정정내용을 변경하는 보정은 인정하지 않는 것입니다.

4. 일부 변리사님들 견해
다만 일부 변리사님들은 법령과 판례가 정정명세서의 보정범위를 제한적으로 보고 있다 하더라도,
정정에 대한 보정을 허용하지 않으면
또 다시 정정심판을 청구할 수 밖에 없고,
즉 A 에 대한 정정이 인정되지 않으면
특허권자는 a' 로 다시 새로운 정정심판을 별도로 청구할 것인데,
특히 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 보정을 허용하지 아니하면,
특허무효심판절차를 특허법원에 불복한 뒤,
별도의 정정심판을 제기하고,
그럼 위 특허법원 절차가 중지되기도 하는데,
이는 소송경제상 바람직하지 않은 바
보정에 심리를 지연시킬 악의적인 의도가 있다고 보여지지 않으면 
정정명세서에 대한 보정을 다소 폭넓게 허여함이 바람직하다는 희망사항은 있습니다.

#2010허8832 #정정명세서보정 #제140조제2항본문 #제136조제11항

아.. 왜 심사지침서를 원용하나 했더니 특허이의신청절차가 있던 옛날 문구였군요ㅜㅜ
자칫 오개념에 빠질 뻔 했는데 변리사님 덕분에 개념을 다시 바로 잡을 수 있게 되었습니다.
항상 질문드릴때마다 명쾌하고 상세한 답변 감사드립니다^^