조현중 특상디
[질의] Re: [법령] 특허법 제138조 질의 추가
변리사님 답변을 이렇게 이해했는데 맞는건지 여쭤봅니다..!
제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자ㆍ전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명ㆍ등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.
제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.
③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.
위의 그림에서 겹치는 부분을 B라고 하면
乙특허를 실시하기 위해서는 甲특허권자의 허락이 있어야한다.(98조)
허락을 받은 경우에 乙특허권자는 甲특허 A,B부분을 모두 실시할 수 있다.
따라서 공평의 원칙상 138조 3항을 두어, 허락을 한 甲특허권자에게도 乙특허의 C부분을 실시할 수 있게끔 한다.
위의 설명대로 이해한 것이 맞나요?
저는 처음에 98조의 '자기의 특허발명'과 138조 1항의 '자기의 특허발명'의 단어를 보고 위의 그림에서 乙특허권자가 허락을 받아야 하는 부분은 겹치는 B부분이고 따라서 乙특허권자는 허락 후에 자신의 범위 B,C를 실시할 수 있을 뿐 A부분은 실시할 수 없다고 이해했습니다.
그래서 138조 3항이 왜 있는지 이해가 안갔습니다. 먼저 출원한 甲특허권자가 허락한 부분은 겹치는 부분 B이고, 통상실시권을 줬으므로 乙이 배타적으로 B부분을 실시할 수 없기 때문에, 乙이 甲이 B부분을 허락 후 실시한다고 하여도 그것을 침해로 하여 침해를 배제할 민형사상 권리도 없으므로 통상실시권을 허락한 甲은 자신이 겹치는 B부분을 실시하는데에 있어서 乙의 허락을 받을 이유가 없다고 생각했습니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
그림을 빼고 설명합니다.^^
그림이 오히려 오해를 야기할 가능성이 있기 때문입니다.
갑의 선원특허가 A 이고, 을의 후원특허가 A+B 라고 봅니다.
특허법 제98조에서 실시권을 받는 부분이나, 제138조 제1항에서 실시권을 받는 부분은 A+B 에 대한 실시입니다.
또한 특허법 제138조 제3항에서 실시권을 받는 부분도 A+B 에 대한 실시입니다.
을의 A+B 의 실시는 갑의 A 를 그대로 포함하므로, 갑의 특허의 보호범위 내 실시입니다.
따라서 을의 A+B 의 실시를 위해서는 A+B 실시에 대해 갑으로부터 실시권을 허락 받아야 합니다.
한편 갑은 A 의 실시만이 제한 없이 가능할 뿐, A+B 의 실시는 을의 특허의 침해가 됩니다.
그러나 갑이 특허법 제138조 제1항에 따라 강제실시권을 주게 되었으면,
선원 권리자인 갑의 배타권에 일정 훼손이 있는 것인바,
형평상 갑도 A+B 의 실시를 가능하게 해주는 것이 특허법 제138조 제3항입니다.
그림 빼고 위 내용으로 다시 이해해 보시기 바랍니다.^^
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홈페이지 추천 많이 부탁드립니다...^^