조현중 특상디
[질의] [법령] 특허법 제138조 질의
[키워드] 특허법 138조, 통상실시권, 특허법 제98조
[대상]
제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.
③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.
제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자ㆍ전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명ㆍ등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.
[질의]
138조 3항에서 통상실시권에 대해 허락을 받아야 한다는 것이 이해가 가지 않습니다. 통상실시권은 배타성이 없는데도 왜 허락을 받아야 한다고 되어있는 건가요? 게다가 4항에서는 대가도 지급해야 한다고 합니다..
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
상당히 날카로운 지적입니다.
특허법 제138조 제1항은 후원권리의 실시를 위해 선원권리로부터 통상실시권을 강제로 받는 것이고,
특허법 제138조 제3항은 후원권리의 실시를 위해 강제실시권을 허여하게 된 선원권리자에게 형평상 선원권리자도 후원권리의 실시가 가능하도록 강제실시권을 인정하는 내용입니다.
특허법 제138조 제1항은 후원권리의 실시자가 심판을 청구할 수 있습니다. 즉 후원권리의 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자가 심판을 청구할 수 있습니다.
특허법 제138조 제3항은 제1항의 통상실시권을 허락한 자이니 특허권자 또는 전용실시권자가 심판을 청구할
수 있습니다(배타권 있는 자가 통상실시권을 허락할 수 있으니).
심판을 제기 당하는 자를 피청구인이라고 하는데,
특허법 제138조 제1항은 선원 특허권자 등이 피청구인일 것입니다.
그런데 특허법 제138조 제3항은 제1항에 따른 실시권을 허락 받은 자를 피청구인이라 합니다.
하지만 특허법 제138조 제1항의 실시권을 받은 자는 통상실시권자일 수도 있고, 이 자는 누군가에게 통상실시권을 허락할 수 있는 자격이 없는바, 모순이 있다는 지적이 있었습니다. 이에 법 개정을 추진한 바도 있는데 무산되었습니다.
한편 혹시 질문 취지가 위 내용이 아니었다면, 아래의 내용도 참고해 보시기 바랍니다.
특허법 제138조 제3항에서 통상실시권을 허락 받는 다는 것은 후원권리의 실시를 허락 받는 것입니다.
즉 후원권리의 배타권자에게 그 후원권리의 실시를 허락 받는 것입니다.
특허법 제138조 제1항에 따라 통상실시권 받은 자는 후원권리의 배타권자일 수도 있습니다.
대가 지급도 후원권리의 실시에 대한 대가입니다.
혹시 착각하신 것이라면 다시 이해해 보시기 바랍니다.
특허법 제138조 제1항은 후원권리의 실시에 필요한 범위에서 선원권리에 대해 실시권을 받는 것이고,
특허법 제138조 제3항은 후원권리의 실시에 대해 실시권을 받는 것입니다.
제1항과 제3항 모두 배타권에 대해 실시권을 받는 것입니다.
그러니 허락이란 단어가 나오고, 실시료의 대가가 나오는 것입니다.^^